一、專利起訴賠償應該注意什么?

專利起訴賠償應該注意以下方面的問題：

(一)原告主體資格確定

《專利法》第六十條規定：“未經專利權人許可，實施其專利，即侵犯其專利權，引起糾紛的，由當事人協商解決;不愿協商或者協商不成的，專利權人或者利害關系人可以向人民法院起訴，也可以請求管理專利工作的部門處理”。從該規定可知原告包括專利權人和利害關系人兩類：

1、專利權人

專利權人可以是單位，也可以是個人，原始專利權人依專利登記證書登記的權利人確定。若單位名稱發生了變更，則變更后的單位是專利權人，若單位發生了分立，則依分立協議約定來確定，若單位發生了合并，則合并后的單位是專利權人。若自然人是專利權人，自然人死亡，則繼承人是專利權人。因此，原告起訴時應提供專利權證書、專利登記簿副本、專利授權公告文本(發明或實用新型的為權利要求書、說明書、摘要及摘要附圖;外觀設計的為公告授權的圖片或照片及簡要說明)、專利年費收據、單位營業執照、單位組織機構代碼證、單位法定代表人(負責人)證明、單位名稱變更證明、單位分立或合并協議、自然人身份證明、自然人死亡證明、繼承人資格證明等。

若專利權發生了轉讓，則受讓人是專利權人，但前提必須是專利權轉讓合同生效，專利權已經轉讓給受讓人的。因此，起訴時，受讓人應提供轉讓合同和登記證明等。如果沒有在國家知識產權局登記，而法院已經受理了，那我認為可以考慮以下幾種途徑解決：一是在辯論終結之前完成登記;二是可以考慮侵害合同之債;三是是可以考慮撤訴，登記后重新起訴。

2、利害關系人

(1)獨占許可合同被許可人。被許可人應提供主體資格相關證明和獨占許可合同。

(2)排他許可合同被許可人：被許可人應提供主體資格相關證明和獨占許可合同。

特別需要注意的是專利權普通許可合同的被許可人無權以他人侵犯專利權提起訴訟，除非普通許可合同有特別約定。特別約定比如授權給普通許可合同的被許可人起訴的權利;普通許可人與被許可人約定在第三方侵權的情況下，普通許可人構成違約等。如果沒有這些約定的話，普通許可合同被許可人可以要求專利權人提起訴訟，若專利權人不提起訴訟，被許可人可以考慮以不正當競爭行為提起訴訟。

(二)專利權有效性

1、專利權是否超過保護期限

發明專利保護期限為20年，實用新型專利和外觀設計專利保護期限為10年。專利保護期從申請之日起開始計算而不是從授予專利權之日開始計算。若是發明專利，則從專利公告之日起至專利權授予之日期間，可以要求專利實施人支付適當的費用。從這里可以看出在這一階段實施人不構成專利侵權，如果構成侵權則不是支付適當的費用問題，而是賠償問題。也可以看出實用新型和外觀設計專利在這一階段不受專利法保護。作為權利人可以考慮通過商業秘密、著作權進行一定的保護。

2、專利權人是否繳納年費

專利權人每年應繳納年費，若專利權人未繳納年費，則喪失專利權，但是，在專利繳費期限屆滿后六個月內補繳，專利權仍然有效。繳費時間在專利權證書中均有載明，應當予以關注。

3、專利權人是否轉讓專利權

如果侵權行為發生在轉讓前，原專利權人在訴訟時效內仍有權提起訴訟。

4、實用新型專利和外觀設計專利是否取得專利權評價報告

《專利法》第六十一條規定：專利侵權糾紛涉及實用新型專利或者外觀設計專利的，

人民法院或者管理專利工作的部門可以要求專利權人或者利害關系人出具由國務院專利行政部門對相關實用新型或者外觀設計進行檢索、分析和評價后作出的專利權評價報告，作為審理、處理專利侵權糾紛的證據。

因此，建議專利權人在被授予實用新型和外觀設計專利時提出專利權評價報告申請，以方便以后盡快提起訴訟，維護專利權人利益。需要說明的是，2009年10月1日以前授予專利權的，仍然只能要求國家知識產權局出具檢索報告。

(三)被告確定

從理論上說，以下五種主體都可以成為發明專利和實用新型專利的被告：

生產者;銷售者;進口者;許諾銷售者;以生產經營為目的的使用者。

以上主體可以確定為外觀設計專利的侵權人。但在實踐中，我們一般不希望將使用者作為被告，因為使用者承擔的責任往往是停止使用，達不到打擊直接侵權者的目的。所以，我們建議將生產者、銷售者、許諾銷售者或進口者作為被告，但是，如果暫時無法確定生產者、銷售者和進口者時，可以先將以生產經營為目的的使用者作為被告，然后由被告舉出證據證明專利產品的生產者或銷售者，從而追加被告或另行提起訴訟。依據《專利法》第七十條規定：為生產經營目的使用、許諾銷售或者銷售不知道是未經專利權人許可而制造并售出的專利侵權產品，能證明該產品合法來源的，不承擔賠償責任。因此，一般情況下，使用者、銷售者、許諾銷售者會有產品的合法來源，從而免除其賠償責任。

(四)專利侵權事實

對專利侵權事實的證據進行固定一般應通過公證處、知識產權局、海關、法院等機關對專利侵權產品進行查封、扣押、保全等。證據保全內容一般應涉及侵權產品、侵權人與他人簽訂的買賣合同、銷售發票、說明書、宣傳畫冊、營銷人員名片等。然后將侵權產品與專利產品權利要求書進行比對來確定是否構成侵權。比對方法：相同原則、等同原則、全面覆蓋原則。

(五)損害賠償額計算

專利侵權的民事法律責任包括停止侵權、銷毀侵權產品、損害賠償等，民事責任關鍵是確定損害賠償額，依據《專利法》規定，損害賠償額包括因侵權所受到的實際損失和為

制止侵權行為所支付的合理開支。合理開支至少包括調查取證費、公證費、律師代理費等。

《專利法》第六十五條規定：侵犯專利權的賠償數額按照權利人因被侵權所受到的實際損失確定;實際損失難以確定的，可以按照侵權人因侵權所獲得的利益確定。權利人的

損失或者侵權人獲得的利益難以確定的，參照該專利許可使用費的倍數合理確定。賠償數額還應當包括權利人為制止侵權行為所支付的合理開支。

權利人的損失、侵權人獲得的利益和專利許可使用費均難以確定的，人民法院可以根據專利權的類型、侵權行為的性質和情節等因素，確定給予一萬元以上一百萬元以下的賠償。

《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》(法釋〔2009〕21號)

第十六條規定：人民法院依據專利法第六十五條第一款的規定確定侵權人因侵權所獲得的利益，應當限于侵權人因侵犯專利權行為所獲得的利益;因其他權利所產生的利益，應當合理扣除。

侵犯發明、實用新型專利權的產品系另一產品的零部件的，人民法院應當根據該零部件本身的價值及其在實現成品利潤中的作用等因素合理確定賠償數額。

侵犯外觀設計專利權的產品為包裝物的，人民法院應當按照包裝物本身的價值及其在實現被包裝產品利潤中的作用等因素合理確定賠償數額。

(六)訴訟時效

《中華人民共和國專利法》第六十八條規定：侵犯專利權的訴訟時效為二年，自專利權人或者利害關系人得知或者應當得知侵權行為之日起計算。

發明專利申請公布后至專利權授予前使用該發明未支付適當使用費的，專利權人要求支付使用費的訴訟時效為二年，自專利權人得知或者應當得知他人使用其發明之日起計算，但是，專利權人于專利權授予之日前即已得知或者應當得知的，自專利權授予之日起計算。

《最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》第二十三條規定：侵犯專利權的訴訟時效為二年，自專利權人或者利害關系人知道或者應當知道侵權行為之日起計算。權利人超過二年起訴的，如果侵權行為在起訴時仍在繼續，在該項專利權有效期內，人民法院應當判決被告停止侵權行為，侵權損害賠償數額應當自權利人向人民法院起訴之日起向前推算二年計算。

這里的“得知”或“應當得知”的對象應是侵權行為和侵權行為人兩個方面。只有在權利請求人“得知”或“應當得知”侵權行為和侵權行為人時，法律所賦予的訴權才能真正地實現，訴訟時效的起算才具有實質意義。

以上訴訟時效的規定要求權利人積極行使訴權，若從知道或應當知道專利侵權之日起超過2年的且侵權人已停止侵權，則權利人喪失了勝訴權。若從知道或應當知道專利侵權之日起超過2年且侵權人在起訴時仍在侵權的，則不喪失勝訴權，但損害賠償數額只能計算最近2年的損失。

(七)確定訴訟管轄地

訴訟地域管轄問題影響到權利人行使訴權的成本和訴訟結果，因此，爭取對權利人有利的人民法院進行管轄是非常重要的。專利侵權的訴訟地域管轄地為侵權行為地或被告住所地。

侵權行為地包括侵權行為發生地和結果發生地，具體包括被控侵犯發明、實用新型專利權的產品的制造、使用、許諾銷售、銷售、進口等行為的實施地;專利方法使用行為的實施地，依照該專利方法直接獲得的產品的使用、許諾銷售、銷售、進口等行為的實施地;外觀設計專利產品的制造、銷售、許諾銷售、進口等行為的實施地;假冒他人專利的行為實施地，以及上述侵權行為的侵權結果發生地。

被告住所地指戶籍所在地、經常居住地、主要辦事機構所在地。

原告僅對侵權產品制造者提起訴訟，未起訴銷售者，侵權產品制造地與銷售地不一致的，制造地人民法院有管轄權;以制造者與銷售者為共同被告起訴的，銷售地人民法院有管轄權。銷售者是制造的分支機構，原告在銷售地起訴侵權產品制造者制造、銷售行為的，銷售地人民法院有管轄權。

從以上規定可知，可以通過一定的方法來選擇對原告有利的法院管轄，比如在原告所在地購買侵權產品，以生產經營為目的進行使用;由原告所在地的銷售商購買侵權產品進行銷售等方法。

二、專利侵權應訴應注意的問題

(一)程序上的抗辯

程序上的抗辯主要需審查原告起訴是否符合《民事訴訟法》第108條規定：1、審查原告是否是權利人或利害關系人;2、審查原告是否擁有合法的專利3、審查被告主體是否適格;4、審查受理的法院是否有管轄權;5、審查實用新型和外觀設計專利是否取得了專利權評價報告

(二)實體上的抗辯

1、無效宣告抗辯

在答辯期內對實用新型和外觀設計專利提出無效宣告請求。由于實用新型與外觀設計專利授權均不作實質審查，發明專利授予中的實質審查基于檢索資料和審查員自身知識的

局限性也難以保證沒有錯漏，專利無效成為專利侵權訴訟中最常用的抗辯事由。

2、時效抗辯

3、現有技術或現有設計抗辯

現有技術，是指申請日以前在國內外為公眾所知的技術。現有設計，是指申請日以前在國內外為公眾所知的設計。當被控侵權產品或方法與現有技術進行對比，而被控侵權產品或方法與現有技術完全相同，根本沒有新穎性時，可以直接認定不構成侵權。

4、比對被告產品是否完全落入原告的發明專利和實用新型專利權利要求范圍。被控侵權人需要解決的是被控侵權產品技術特征是否落入專利保護范圍的問題。發明和實用新型專利保護范圍以權利要求書為準，訴訟中法院將對專利權利要求書和被控侵權產品的技術特征進行比對，用以認定兩者是否一致或等同。技術特征完全不一致或部分不一致處的替代技術是經過創造性勞動并比專利技術有了實質進步的，不在侵權之列。

5、比對被控產品與原告外觀設計專利產品是否使用在相同或者類似產品。產品分類通常是以產品的功能、用途作為標準，同時參考國際外觀設計分類表(即洛迦諾條約)有關商品的分類。如果外觀設計專利產品與被控侵權產品在功能、用途上是相同的，就可以確定二者是相同或者類似商品。如果二者在功能、用途上不相同，可以認定二者既不是相同商品，也不是類似商品，從而認定專利侵權不成立。

6、法定免責事由抗辯

我國專利法第六十三條規定了不視為侵犯專利權的四種情形：權利用盡、先用權、臨時過境和科研及實驗目的的使用。其中先用權原則要求技術是在專利權申請日前合法取得并只能在原有范圍內使用，科研目的使用免責則是科技發展所必須。另外該條還規定不知是侵權產品而使用或銷售并能證明其產品合法來源的專利產品使用者或銷售者不承擔賠償責任(不明知、不應知銷售)。這一規定綜合考慮了使用者或銷售者對侵權產品的審查能力、交易安全、專利權人利益等因素，避免了對使用者、銷售者過于嚴格的責任認定，同時其

他侵權責任的承擔也保證了權利人的利益維護。

7、合同抗辯

在專利侵權糾紛中，越來越多的被告采用了合同抗辯。合同抗辯是由于從屬權利和重復授權的存在，同一個或近似的技術方案，可能有兩個或兩個以上的專利權人，被告以得到其專利權人許可而進行的一種抗辯方式。

8、賠償數額的抗辯

原告在提起侵權訴訟時，較多的以法定賠償作為賠償的依據。若被告的侵權成立，但獲利明顯低于原告的主張時，被告可以以自己侵權獲利的數額對原告提出的過高的賠償數額進行抗辯。為此，被告應提供有公信力的財務審計報告，證明自己的獲利狀況;同時也可提供其他輔助證據，如公司的營業執照等證明成立日期至發生侵權行為之間的時間較短等證據，以進一步減輕自己的賠償責任。

發現專利權被侵犯之后，首先需要確定侵權者是誰，然后若是該專利依舊是處于被法律規范保護期間，那么就可以將侵權事實、侵權后造成的損害以及希望得到的司法救濟，都寫進訴狀之后，提交給法院。

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