浙江臨海動力機械廠訴國家知識產權局專利復審委員會專利行政糾紛案一審
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北京市第一中級人民法院
????行政判決書
????（2006）一中行初字第721號
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原告浙江臨海動力機械廠，住所地浙江省臨海市杜橋鎮環城南路。
???? 法定代表人盧濟桴，廠長。
???? 委托代理人汪旭東，南京知識律師事務所律師。
???? 委托代理人陳靜，南京知識律師事務所律師。
???? 被告國家知識產權局專利復審委員會，住所地北京市北四環西路9號銀谷大廈10-12層。
???? 法定代表人廖濤，副主任。
???? 委托代理人劉瑞斌，該委員會審查員。
???? 委托代理人徐潔玲，該委員會審查員。
???? 第三人金民海，男，漢族，1968年12月12日出生，住浙江省臨海市杜橋鎮后地村假山。
???? 委托代理人林建軍，北京金之橋知識產權代理有限公司專利代理人。
???? 委托代理人焦燁]，女，蒙古族，1978年4月20日出生，北京金之橋知識產權代理有限公司職員，住廣東省深圳市蛇口工業大道聯檢樓8號。
???? 原告浙江臨海動力機械廠（簡稱臨海機械廠）不服被告國家知識產權局專利復審委員會（簡稱專利復審委員會）于2006年2月9日做出的第8085號無效宣告請求審查決定（簡稱第8085號決定），于法定期限內向本院提起訴訟。本院于2006年5月29日受理本案后，依法組成合議庭，并按照法律有關規定通知金民海作為第三人參加訴訟，于2006年7月20日公開開庭進行了審理。原告臨海機械廠的委托代理人陳靜，被告專利復審委員會的委托代理人劉瑞斌、徐潔玲，第三人金民海及其委托代理人林建軍、焦燁]到庭參加了訴訟。本案現已審理終結。
???? 2004年9月3日，原告臨海機械廠針對第三人金民海的名稱為“反向地面刨毛機”的第01125315.0號發明專利（簡稱本案專利）向被告專利復審委員會提出無效宣告請求。2006年2月9日，被告專利復審委員會做出第8085號決定，認為：
???? 1、關于證據和現有技術
???? 臨海機械廠提交證據1-3，金民海對其真實性沒有異議，因此證據1－3可以作為本案證據使用。其中證據2、3的公開日期在涉案專利的申請日前，可以作為本案專利的現有技術使用，證據1是與本案專利屬于同一申請人就相同發明創造提出的實用新型專利。
???? 臨海機械廠提交的證據2為外文，在臨海機械廠將譯文權利要求1的第二行中的“固定”改為“安裝”后雙方對譯文達成一致意見，因此證據2公開的內容以臨海機械廠提交的證據2的譯文結合上述修改為準。
???? 2、關于專利法實施細則第十三條第一款
???? 臨海機械廠認為01241880.3號實用新型專利與本案專利的權利要求保護范圍相同且均處于有效狀態，雖然金民海提出已經于2004年6月提交了自本案專利授權之日起放棄01241880.3號實用新型專利權的聲明，但是該聲明并不能改變01241880.3號實用新型自2003年6月4日至2003年12月17日為有效專利的事實，這仍然不符合專利法實施細則第十三條第一款的規定。
???? 專利復審委員會認為：金民海于2001年8月10日就相同的主題同時申請了發明和實用新型兩項專利，其中01241880.3號實用新型專利于2003年6月4日被授予專利權，本案專利于2003年12月17日被授予專利權。金民海于2004年7月2日提交了自本案專利授權之日起放棄01241880.3號實用新型專利權的放棄聲明，專利局將該放棄聲明在第21卷47號專利公報上予以公告，因此金民海自本案專利授權之日起放棄01241880.3號實用新型專利權的行為符合審查指南的規定。但是由于法律并未禁止申請人就同樣的主題分別申請發明和實用新型專利，那么專利法實施細則第十三條第一款規定的同樣的發明創造只能被授予一項專利應當被理解為同樣的發明創造最終只能被授予一項專利，而審查指南第四部分第六章則具體地規定了保證同樣的發明創造最終只能被授予一項專利的具體操作方式，因此本案專利符合專利法實施細則第十三條第一款的規定。
???? 3、 關于專利法第二十六條第四款
???? 臨海機械廠認為本案專利權利要求1和7沒有得到說明書的支持，具體為：（1）權利要求1中的“傳動裝置”是上位概念，而說明書中并未公開除機械傳動裝置以外的其它傳動裝置，因此得不到說明書的支持；（2）權利要求7中的“鋸齒經過合金處理”得不到說明書的支持。
???? 專利復審委員會認為：（1）首先“傳動裝置”得到了說明書形式上的支持，而且“傳動裝置”相對于說明書實施例所公開的機械傳動裝置屬于上位概念，但是所屬技術領域的技術人員能夠明了其它形式的傳動裝置也能夠用于本案專利的刨毛機，因此這種限定符合專利法第二十六條第四款的規定；（2）“鋸齒經過合金處理”沒有得到說明書形式上的支持，而且本領域技術人員也不能從說明書中公開的內容直接得到或概括得出具有該特征的技術方案，因此權利要求7得不到說明書的支持，不符合專利法第二十六條第四款的規定。
???? 4、關于專利法第二十二條第二款
???? 臨海機械廠認為權利要求1－4、6、8相對于證據2不具有新穎性。
???? 專利復審委員會認為，證據2公開了一種移動式表面處理裝置，其中的表面處理體安裝在籠形旋轉體的籠條上，由于表面處理體的中心孔大于籠條的直徑，因此這種安裝并不是固定安裝。本案專利權利要求1請求保護一種反向地面刨毛機，根據刨毛機的用途，本領域技術人員可以唯一導出其刨毛鋸片與其安裝軸必然是固定連接，而且從本案專利說明書公開的內容也證實了這一點，因此本案專利權利要求1與證據2公開的技術方案存在區別技術特征，因此權利要求1相對于證據2具有專利法第二十二條第二款規定的新穎性。
???? 由于權利要求2－4、6、8從屬于權利要求1，當權利要求1相對于證據2具備新穎性時，權利要求2－4、6、8相對于證據2也具有新穎性。
???? 4、 關于專利法第二十二條第三款
???? 臨海機械廠認為權利要求1－4、6、8相對于證據2不具備創造性，權利要求5相對于證據5不具備創造性，權利要求7相對于證據2與公知常識的結合不具備創造性。
???? 專利復審委員會經審查后認為，本案專利權利要求1請求保護一種反向地面刨毛機，證據2公開了一種移動式表面處理裝置，該裝置用于除去舊的涂料，清潔混凝土面，處理地面的淺表殘余物，該裝置包括的兩個反向轉動的籠形旋轉體、表面處理體、馬達、在馬達和兩個旋轉體的驅動軸上設有齒輪皮帶輪、機架分別相當于本案專利的權利要求1中的兩個反向運動的刨盤、鋸片、電動機、電動機連接傳動裝置帶動前后刨盤運轉、箱體；兩者相比的區別在于從本案專利權利要求1中能夠唯一導出刨盤和鋸片是固定連接的而證據2中的表面處理體和籠形旋轉體上的籠條是活動連接的；由于兩個技術方案都涉及對混凝土表面的處理，而且證據2的技術方案中通過機架的升降和表面處理體與籠條的活動連接可以使表面處理的力從零到最大進行調整，在這種技術啟示下本領域技術人員可以顯而易見的想到將鋸片固定在刨盤上也能夠實現表面處理的力的調整，因此權利要求1相對于證據2不具備突出的實質性特點和顯著的進步，不符合專利法第二十二條第三款有關創造性的規定。
???? 由于雙方都認可權利要求2－4所保護的技術方案與權利要求1所保護的技術方案相同，當權利要求1相對于證據2不具備創造性時，權利要求2－4相對于證據2也不具備專利法第二十二條第三款規定的創造性。
???? 權利要求5從屬于權利要求1，其附加技術特征對權利要求1中的傳動裝置進行了限定，而這些限定屬于本領域的公知常識，因此權利要求5也不具備專利法第二十二條第三款規定的創造性。
???? 雙方均認可從屬權利要求6、8的附加技術特征也被證據2公開，因此當其引用的權利要求1不具備創造性時，權利要求6、8也不具備專利法第二十二條第三款規定的創造性。
???? 雙方均認可權利要求7的附加技術特征屬于本領域的公知常識，因此權利要求7也不具備專利法第二十二條第三款規定的創造性。
???? 綜上所述，本案專利權利要求1－8不符合專利法第二十二條第三款的規定，權利要求7不符合專利法第二十六條第四款的規定。
???? 基于上述理由，專利復審委員會做出第8085號決定，宣告本案專利權全部無效。
???? 原告臨海機械廠不服該決定，在法定期限內向本院提起訴訟，稱第8085號決定正確認定了本案專利權不具備創造性的法律事實，并依此宣告本案專利權全部無效。臨海機械廠對上述認定和審查決定結論沒有異議，但是第8085號決定認定“本案專利符合專利法第十三條第一條的規定”是錯誤的。具體理由如下：1、本案專利的授權及其權利的存在，明顯違背法律的禁止性規定。第01241880.3號實用新型專利與本案專利系同樣的發明創造，金民海已于2003年6月4日獲得第01241880.3號實用新型專利，又于2003年12月17日獲得本案專利，違背了專利法實施細則第十三條第一款“同樣的發明創造只能被授予一項專利”的規定，因此，本案專利當屬無效。2、相對于專利法實施細則第十三條第一款的規定，《審查指南》第四部分第六章第3.1.1節的規定，沒有改變同一發明創造客觀上被兩次授予專利權的事實，也沒有改變另一項專利權自獲得授權之日至被聲明放棄之日仍是有效專利的事實，以及由此導致被聲明放棄的專利權和欲維持的專利權同時存在的客觀事實，該規定顯然與專利法實施細則的明確規定是相抵觸和沖突的，因此該規定依法無效，不能成為本案專利無效宣告審查的依據。綜上，第8085號決定適用法律錯誤，臨海機械廠請求人民法院判令專利復審委員會就本案專利權不符合專利法實施細則第十三條第一款的無效宣告請求理由重新做出無效宣告請求審查決定。
???? 被告專利復審委員會辯稱，其堅持第8085號決定的審查意見，認為第8085號決定認定事實清楚，適用法律正確、審查程序合法，請求人民法院予以維持。
???? 第三人金民海認為第8085號決定關于本案專利符合專利法實施細則第十三條第一款規定的認定正確，適用法律正確。
???? 經審理查明：
???? 2001年8月10日，金民海向國家知識產權局提出名稱為“反向地面刨毛機”的第01125315.0號發明專利（即本案專利）申請，該申請的授權公告日為2003年12月17日，專利權人為金民海。該專利授權公告時的權利要求書如下：
???? “1、一種反向地面刨毛機，它包括電動機、傳動裝置、箱體、刨盤。其特征在于箱體上前后有二個反向運轉的刨盤，由電動機連接傳動裝置帶動前后刨盤運轉，每個刨盤有若干個鋸片。
???? 2、根據權利要求1所述的反向地面刨毛機，其特征在于箱體上有二個刨盤。
???? 3、根據權利要求1所述的反向地面刨毛機，其特征在于二個刨盤運轉方向相反。
???? 4、根據權利要求1所述的反向地面刨毛機，其特征在于刨盤上有若干個鋸片。
???? 5、根據權利要求1所述的反向地面刨毛機，其特征在于傳動裝置是由傳動桿、傳動輪、齒輪、鏈條輪、鏈條組成；鏈條輪與刨盤同裝在一根軸桿上并且相連，電動機通過傳動裝置帶動刨盤運轉。
???? 6、根據權利要求1所述的反向地面刨毛機，其特征在于每個鋸片的邊緣均呈鋸齒型。
???? 7、根據權利要求1所述的反向地面刨毛機，其特征在于每個鋸片的鋸齒經過合金處理。
???? 8、根據權利要求1所述的反向地面刨毛機，其特征在于有把手。”
???? 同日，金民海向國家知識產權局提出第01241880.3號實用新型專利申請，該申請的授權公告日為2003年6月4日，專利權人為金民海。
???? 針對本案專利權，臨海機械廠于2004年9月3日向專利復審委員會提出無效宣告請求，并且提交了如下證據：1、第01241880.3號實用新型專利說明書；2、公告日為1985年6月18日的美國專利文獻US4523361原文及中文譯文；3、煤炭工業出版社出版的1983年4月第1版《機械傳動設計手冊》下冊的封面頁、版權頁和第402頁的復印件，共3頁。臨海機械廠認為：1、本案專利與證據1是屬于同一專利權人的完全相同的兩項專利，因此本案專利不符合專利法實施細則第十三條第一款的規定；2、本案專利權利要求1－4、6、8相對于證據2不符合專利法第二十二條第二款有關新穎性的規定；3、本案專利權利要求1－4、6、8相對于證據2不符合專利法第二十二條第三款有關創造性的規定，權利要求5相對于證據2和證據3的結合不符合專利法第二十二條第三款有關創造性的規定，權利要求7相對于證據2和公知常識的結合不符合專利法第二十二條第三款有關創造性的規定；4、權利要求1中“傳動裝置”得不到說明書的支持，不符合專利法第二十六條第四款的規定，權利要求7的附加技術特征未在說明書中披露，不符合專利法第二十六條第四款的規定。
???? 2004年10月6日，金民海向專利復審委員會提交意見陳述書，稱：1、金民海于2001年8月10日就相同的主題申請了發明和實用新型專利，實用新型專利于2003年6月4日獲得授權，發明于2003年12月17日獲得授權，金民海已經書面聲明上述實用新型專利權自本案專利權的生效日開始放棄，因此本案專利不符合專利法實施細則第十三條第一款的理由并不成立。2、本案專利與證據2屬于不同的技術領域，解決了不同的技術問題，本案專利中兩個刨盤相反轉動可以快速刨毛混凝土地面，同時還通過把手向前后刨盤施加作用力而使前后刨盤所受的阻力不同以使刨毛機向前或向后移動，而證據2中的籠形旋轉體通過機架下降或上升實現對表面處理的力從零到最大的調整，但其處理效果只是局限于淺表殘余物，并且其移動也是依靠外力進行的，因此本案專利相對于證據2具備新穎性和創造性。3、判斷權利要求是否得到了說明書的支持要考慮說明書的全部內容，權利要求中的內容如果能夠從說明書中概括出來的就認為權利要求得到了說明書的支持。
???? 2005年9月8日，專利復審委員會進行口頭審理。在口頭審理中，臨海機械廠明確其無效理由、事實、證據為：1、本案專利與證據1是屬于同一專利權人的完全相同的兩項專利，因此本案專利不符合專利法實施細則第十三條第一款的規定；2、本案專利權利要求1－4、6、8相對于證據2不符合專利法第二十二條第二款有關新穎性的規定；3、本案專利權利要求1－4、6、8相對于證據2不符合專利法第二十二條第三款有關創造性的規定，權利要求5相對于證據2和證據3的結合不符合專利法第二十二條第三款有關創造性的規定，權利要求7相對于證據2和公知常識的結合不符合專利法第二十二條第三款有關創造性的規定；4、權利要求1中“傳動裝置”得不到說明書的支持，不符合專利法第二十六條第四款的規定。金民海對證據1－3的真實性無異議，對證據2的譯文有異議，在臨海機械廠同意按照金民海的意見將譯文權利要求1的第二行中的“固定”改為“安裝”后雙方對譯文達成一致意見。臨海機械廠認為第01241880.3號實用新型專利與本案專利的權利要求保護范圍相同且均處于有效狀態，因此不符合專利法實施細則第十三條第一款的規定。金民海提出已經于2004年6月提交了自本案專利授權之日起放棄第01241880.3號實用新型專利權的聲明。臨海機械廠認為上述聲明并不能改變第01241880.3號實用新型自2003年6月4日至2003年12月17日為有效專利的事實。臨海機械廠與金民海均認可本案專利權利要求2－4的技術方案與權利要求1相同，均認可權利要求6、8的附加技術特征被證據2公開，權利要求7的附加技術特征是公知技術。
???? 2005年11月23日，國家知識產權局實用新型專利公報第21卷第47號刊載了避免重復授權放棄專利權公告，表明第01241880.3號實用新型專利權放棄生效日為2003年12月17日。
???? 2006年2月9日，專利復審委員會做出第8085號決定。
???? 上述事實，有第8085號決定、本案專利授權文本、證據2、口頭審理記錄表、當事人的陳述等證據在案佐證。
???? 本院認為：
???? 我國專利法實施細則第十三條第一款規定，同樣的發明創造只能被授權一項專利。
???? 審查指南第四部分第六章3.1.1節規定，任何人認為屬于同一專利權人的具有相同申請日的兩項專利權不符合專利法實施細則第十三條第一款規定的，可以請求專利復審委員會宣告其中一項專利權無效。在這種情況下，專利權人欲通過放棄另一項專利權的方式來維持該項專利權有效的，應當提交自授權之日起放棄其另一項專利權的書面聲明，由專利局予以登記和公告；欲維持的專利權的授權日較晚的，可以聲明自欲維持的專利權授權之日起放棄。
???? 為了貫徹執行專利法實施細則第十三條第一款，審查指南針對相同的申請人基于相同的發明創造分別申請發明專利和實用新型專利的情況，做出了上述具體的規定，該規定最終確保同樣的發明創造只能被授予一項專利權，因此，審查指南的上述規定與專利法實施細則第十三條第一款并不抵觸或沖突。臨海機械廠認為該規定無效，第8085號決定不能適用該規定的主張，缺乏法律依據，本院不予支持。
???? 本案中，金民海在同一申請日就相同的發明創造申請了本案專利和第01241880.3號實用新型專利，其依據專利法實施細則第十三條第一款的規定聲明自2003年12月17日放棄第01241880.3號實用新型專利，國家知識產權局于2005年11月23日發布《避免重復授權放棄專利權公告》，亦明確第01241880.3號實用新型專利的放棄生效日為2003年12月17日。基于國家知識產權局發布《避免重復授權放棄專利權公告》的行為系針對金民海的具體行政行為，金民海對此未提出任何異議，故該行為具有法律效力。專利復審委員會根據國家知識產權局的上述公告內容，認定本案專利符合專利法實施細則第十三條第一款的規定，理由充分，符合相關法律規定。因此，臨海機械廠主張本案專利不符合專利法實施細則第十三條第一款，缺乏事實和法律依據，本院不予支持。
???? 綜上所述，依照《最高人民法院關于執行若干問題的解釋》第五十六條第（四）項之規定，判決如下：
???? 駁回原告浙江臨海動力機械廠的訴訟請求。
???? 案件受理費1000元，由原告浙江臨海動力機械廠負擔（已交納）。
???? 如不服本判決，各方當事人可于本判決送達之日起15日內，向本院提交上訴狀及其副本，并交納上訴案件受理費1000元，上訴于北京市高級人民法院。
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???? 審 判 長 任 進
???? 代理審判員 彭文毅
???? 人民陪審員 陳 源
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???? 二ОО六 年 十 一 月 三十 日
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???? 書 記 員 吳 江
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