采用自由公知技術(shù)不構(gòu)成侵犯專利權(quán)

浙江金漢律師事務(wù)所 呂甲木

[案情簡介]

原告徐某（系江蘇省丹陽市某汽摩配件廠業(yè)主）于向國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局申請了一種名稱為“卡丁車前擋泥板”，“卡丁車后擋泥板”兩項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)專利，并于被授予專利權(quán)。原告經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，認(rèn)為被告永升公司（系浙江省某市永升交通器材有限公司）在擅自制造、銷售原告的專利產(chǎn)品，給原告造成了經(jīng)濟(jì)損失，以侵犯前擋泥板外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)和后擋泥板外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)分兩個(gè)案件向法院起訴，分別要求被告立即停止制造、銷售原告專利權(quán)的產(chǎn)品，賠償經(jīng)濟(jì)損失20萬元。

被告辯稱：被告在原告申請專利之前，已經(jīng)在生產(chǎn)、銷售被控侵權(quán)產(chǎn)品了，原告的專利與被告的產(chǎn)品的主要設(shè)計(jì)特征不同，沒有落入原告專利的保護(hù)范圍，在原告專利申請日之前，該外觀設(shè)計(jì)已經(jīng)是公知設(shè)計(jì)，任何人都可以自由使用，不構(gòu)成對原告專利權(quán)的侵犯，要求駁回原告的訴訟請求。

原告為證明其訴訟主張，提供了以下證據(jù)：證據(jù)1身份證；證據(jù)2個(gè)體工商戶營業(yè)執(zhí)照；證據(jù)3工商登記資料；證據(jù)4外觀設(shè)計(jì)專利證書；證據(jù)5公開專利文件；證據(jù)6專利年費(fèi)收據(jù)；證據(jù)7專利公報(bào)；證據(jù)8公證書。

被告為證明其答辯主張，提供了以下證據(jù)：證據(jù)1原告制造的和被告制造的擋泥板實(shí)物；證據(jù)2增值稅發(fā)票、銷貨清單及證明；證據(jù)3開模協(xié)議書、圖紙及證明。證據(jù)4江蘇新陵公司樣本；證據(jù)5江蘇新陵公司出口報(bào)關(guān)單復(fù)印件；證據(jù)6江蘇新陵公司外觀設(shè)計(jì)專利證書復(fù)印件。并向法院提出申請，向案外人江蘇新陵公司和上海海關(guān)調(diào)取在原告專利申請日之前已將包含本案涉案專利的卡丁車出口到國外的相關(guān)證據(jù)材料。法院依法予以準(zhǔn)許，從上海海關(guān)調(diào)取了新陵公司出口報(bào)關(guān)單及商業(yè)發(fā)票；向新陵公司調(diào)取了2005年新產(chǎn)品樣本，外觀設(shè)計(jì)專利證書；永升公司制造的擋泥板，并制造了調(diào)查筆錄1份，拍攝照片9張。被告對法院調(diào)查的證據(jù)作為己方證據(jù)提交法庭質(zhì)證。

[法院審理]

法院經(jīng)審理后對原告提供的證據(jù)予以認(rèn)定。對被告提供的增值稅發(fā)票、銷貨清單、證明、開模協(xié)議書、圖紙，經(jīng)審查后尚不能證明該模具是涉案產(chǎn)品的模具及制作完成的確切時(shí)間，且發(fā)票中的貨物名稱只是摩配，其所附的清單也是被告單方制作的，由于只有一張發(fā)票，沒有相應(yīng)的合同及履行證據(jù)來佐證，因此對上述證據(jù)不予認(rèn)定。對證據(jù)4樣本、證據(jù)5出口報(bào)關(guān)單及外貿(mào)出口單據(jù)、證據(jù)6外觀設(shè)計(jì)專利證書原告雖有異議，但因原告沒有提供反證，且與法院的調(diào)查筆錄能夠印證，予以認(rèn)定。對調(diào)查筆錄和照片予以認(rèn)定。

法院認(rèn)定的事實(shí)為：

原告徐某，個(gè)體工商戶，系江蘇省丹陽市某汽摩配件廠業(yè)主，該廠成立于，其經(jīng)營范圍及方式為汽車、摩托車燈具及配件自產(chǎn)自銷。

江蘇新陵公司于2004年下半年開始進(jìn)行卡丁車生產(chǎn)業(yè)務(wù)，并在其生產(chǎn)的型號分別為XL,XL150B,XL250的卡丁車上安裝了原告生產(chǎn)的前后擋泥板。2005年1月起，江蘇新陵公司開始對外銷售上述卡丁車，并將上述卡丁車的圖片制作成樣本用以展示。，江蘇新陵公司向國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局申請了名稱分別為卡丁車XL150-A、卡丁車XL150-B，卡丁車XL250的外觀設(shè)計(jì)專利。國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局于分別公告授予江蘇新陵公司上述卡丁車外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)。上述外觀設(shè)計(jì)專利公告圖包括主視圖、左視圖、右視圖、后視圖、俯視圖。上述專利產(chǎn)品中安裝的前后擋泥板是由江蘇省丹陽市某汽摩配件廠制造的。

，原告向國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局分別申請了一種名稱為“卡丁車前擋泥板”，“卡丁車后擋泥板”兩項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)專利。國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局于公告授予原告上述外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)。專利公告圖包括包括主視圖、左視圖、右視圖、后視圖、俯視圖。原告依法繳納了專利年費(fèi)，現(xiàn)在仍在有效期內(nèi)。江蘇省丹陽市某汽摩配件廠銷售給江蘇新陵公司的卡丁車前后擋泥板即為本案專利產(chǎn)品。

被告永升公司是一家以汽車（摩托車）配件、五金配件制造、加工為只要經(jīng)營業(yè)務(wù)的有限責(zé)任公司。，原告和江蘇省丹陽市公證處工作人員一同來到被告公司，原告依普通消費(fèi)者的身份從該公司購買了卡丁車前后擋泥板若干，被告永升公司開具了收款收據(jù)。江蘇省丹陽市公證處對上述購買過程進(jìn)行了公證，出具了（2006）丹證民內(nèi)字第2677號公證書。被告認(rèn)可上述公證購買的卡丁車前后擋泥板系由其制造并銷售。將上述公證購買的卡丁車前后擋泥板與江蘇新陵公司產(chǎn)品樣本中型號分別為XL,XL150B,XL250的卡丁車圖片中的前后擋泥板部件及新陵公司卡丁車XL150-A、卡丁車XL150-B，卡丁車XL250的外觀設(shè)計(jì)專利公告圖所示的卡丁車中的前后擋泥板部件相比，二者形狀基本相同。

被告抗辯關(guān)于其在原告專利申請日之前已制造出涉案產(chǎn)品的抗辯由于依據(jù)不足，不能成立。

根據(jù)法律規(guī)定，外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)的保護(hù)范圍以表示在圖片或者照片中的鈣外觀設(shè)計(jì)專利產(chǎn)品為準(zhǔn)。江蘇新陵公司在其生產(chǎn)的型號分別為XL,XL150B,XL250的卡丁車的卡丁車上安裝了江蘇省丹陽市某汽摩配件廠制造的卡丁車前后擋泥板，并向國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局申請了名稱分別為卡丁車XL150-A、卡丁車XL150-B，卡丁車XL250的外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)。本案所涉的被控侵權(quán)產(chǎn)品與江蘇新陵公司產(chǎn)品樣本中型號分別為XL,XL150B,XL250的卡丁車圖片中的前后擋泥板部件及卡丁車XL150-A、卡丁車XL150-B，卡丁車XL250的外觀設(shè)計(jì)專利公告圖所示的卡丁車前后擋泥板部件相比，二者形狀基本相同。如前所述，江蘇新陵公司在其生產(chǎn)的XL,XL150B,XL250的卡丁車上安裝了江蘇省丹陽市某汽摩配件廠制造的卡丁車前后擋泥板，并從2005年1月開始對外銷售上述卡丁車。因此，江蘇新陵公司在本案專利申請日之前已在國內(nèi)公開使用過與本案專利相同的產(chǎn)品，而被告的涉案被控侵權(quán)產(chǎn)品與新陵公司在先使用的產(chǎn)品基本相同，故可以認(rèn)定被告使用的是在先公知技術(shù)，不構(gòu)成對原告外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)的侵權(quán)。被告關(guān)于其生產(chǎn)、銷售的卡丁車前后擋泥板使用的是自由公知設(shè)計(jì)的抗辯成立，本院予以采納。依照《中華人民共和國民法通則》第四條、《中華人民共和國專利法》第二十三條的規(guī)定，判決駁回原告的訴訟請求。

在法定的上訴期，原、被告均未上訴，該判決生效。

[分析]

長期以來，我國司法實(shí)踐中判斷被控侵權(quán)產(chǎn)品是否屬于侵犯專利權(quán)的審理模式為，首先以原告的專利獨(dú)立權(quán)利要求、說明書、附圖，審查確定原告的專利權(quán)范圍，再審查被告使用的技術(shù)內(nèi)容，把兩者的技術(shù)特征進(jìn)行比較，然后運(yùn)用全面覆蓋原則或者等同原則，判定被告使用的技術(shù)是否落入原告的專利的保護(hù)范圍，作出侵權(quán)或者不侵權(quán)的判決。專利法第二十二條規(guī)定：“授予專利權(quán)的發(fā)明和實(shí)用新型，應(yīng)當(dāng)具備新穎性、創(chuàng)造性和實(shí)用性。”第二十三條規(guī)定：“授予專利權(quán)的外觀設(shè)計(jì)，應(yīng)當(dāng)同申請日以前在國內(nèi)外出版物上公開發(fā)表過或者國內(nèi)公開使用過的外觀設(shè)計(jì)不相同和不相近似，并不得與他人在先取得的合法權(quán)利相沖突。”但是，我國專利的現(xiàn)實(shí)情況是，大量的實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)專利沒有經(jīng)過實(shí)質(zhì)審查，很多專利利用的是已有的公知技術(shù)，實(shí)質(zhì)上已經(jīng)喪失了新穎性、創(chuàng)造性，不具有專利的實(shí)質(zhì)條件。因此，如果法院判決被告侵犯的是采用已有公知技術(shù)的所謂的專利權(quán)，顯然這是不公平的。所以，作為不侵權(quán)抗辯之一的自由公知技術(shù)抗辯在我國的專利訴訟中為司法實(shí)踐所認(rèn)可。雖然，被告可以利用向?qū)＠麖?fù)審委員會(huì)宣告專利無效來救濟(jì)，但是走完無效程序需要花很長的時(shí)間，而且也要花費(fèi)大量的成本。專利權(quán)作為一項(xiàng)壟斷權(quán)，既要保護(hù)專利權(quán)人的利益，但是又要維護(hù)公眾的利益。特權(quán)與公眾利益之間必須找到一個(gè)平衡點(diǎn)，要求進(jìn)行公平合理的劃界。所以，對專利權(quán)保護(hù)范圍的解釋必須是公平合理的，不能將屬于公眾可以自由利用的技術(shù)給予專利權(quán)人以特權(quán)保護(hù)。公平是法律的最基本原則，在專利法沒有明確規(guī)定自由公知技術(shù)抗辯之前，民法通則第四條規(guī)定的民事活動(dòng)應(yīng)當(dāng)遵循公平原則就成為自由公知技術(shù)抗辯的法律依據(jù)。自由公知技術(shù)抗辯是指在專利侵權(quán)訴訟中，被控侵權(quán)產(chǎn)品采用的技術(shù)，是與一項(xiàng)專利申請前的已有技術(shù)相同或者相近，那么法院可以判定自由公知技術(shù)抗辯成立。至于專利技術(shù)是否與自由公知技術(shù)相同或相近，這屬于專利無效抗辯，不屬于專利侵權(quán)訴訟中法院審理的范圍。