張喜田訴國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)專利行政糾紛案一審
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北京市第一中級(jí)人民法院
????行政判決書
????（2006）一中行初字第849號(hào)
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原告張喜田，男，漢族，1947年6月21日出生，吉林省天風(fēng)制藥有限公司總經(jīng)理，住吉林省長(zhǎng)春市朝陽(yáng)區(qū)立信胡同27-2號(hào)。
???? 委托代理人耿慕白，北京金之橋知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司專利代理人。
???? 委托代理人李春t，男，漢族，1974年12月31日出生，北京金之橋知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司職員，住北京市朝陽(yáng)區(qū)工體西里5樓3門302號(hào)。
???? 被告國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)，住所地北京市海淀區(qū)北四環(huán)西路9號(hào)銀谷大廈10－12層。
???? 法定代表人廖濤，副主任。
???? 委托代理人李彥濤，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)審查員。
???? 委托代理人徐潔玲，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)審查員。
???? 第三人石家莊制藥集團(tuán)歐意藥業(yè)有限公司，住所地河北省石家莊市轄區(qū)中山西路276號(hào)。
???? 法定代表人王瑞琦，總經(jīng)理。
???? 第三人石藥集團(tuán)中奇制藥技術(shù)（石家莊）有限公司，住所地河北省石家莊市新石北路368號(hào)。
???? 法定代表人蔡?hào)|晨，董事長(zhǎng)。
???? 兩第三人之共同委托代理人李紅團(tuán)，女，漢族，1966年9月19日出生，石家莊制藥集團(tuán)歐意藥業(yè)有限公司法律顧問(wèn)，住北京市海淀區(qū)龍翔路2樓909號(hào)。
???? 兩第三人之共同委托代理人孫京國(guó)，男，漢族，1962年11月30日出生，石藥集團(tuán)中奇制藥技術(shù)（石家莊）有限公司職員，住河北省石家莊市橋西區(qū)新石南路247號(hào)7棟3單元401室。
???? 原告張喜田不服被告國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)（簡(jiǎn)稱專利復(fù)審委員會(huì)）于2006年4月1日作出的第7955號(hào)無(wú)效宣告請(qǐng)求審查決定（簡(jiǎn)稱第7955號(hào)決定），于法定期限內(nèi)向本院提起行政訴訟。本院于2006年7月6日受理后，依法組成合議庭，并通知石家莊制藥集團(tuán)歐意藥業(yè)有限公司（簡(jiǎn)稱歐意公司）、石藥集團(tuán)中奇制藥技術(shù)（石家莊）有限公司（簡(jiǎn)稱中奇公司）作為第三人參加本案訴訟，于2006年9月22日公開開庭進(jìn)行了審理。原告張喜田及其委托代理人耿慕白、李春t，被告專利復(fù)審委員會(huì)的委托代理人李彥濤、徐潔玲，第三人歐意公司和中奇公司的委托代理人李紅團(tuán)、孫京國(guó)到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
???? 第7955號(hào)決定系專利復(fù)審委員會(huì)針對(duì)歐意公司、中奇公司就張喜田所擁有的00102701.8號(hào)發(fā)明專利（簡(jiǎn)稱本專利）所提出的無(wú)效宣告請(qǐng)求而作出的。專利復(fù)審委員會(huì)在第7955號(hào)決定中認(rèn)定：1．關(guān)于證據(jù)。證據(jù)1是第95192238.6號(hào)中國(guó)專利說(shuō)明書，其公告日晚于本專利的申請(qǐng)日，本身不能用于評(píng)價(jià)本專利的創(chuàng)造性。但歐意公司、中奇公司于口頭審理時(shí)提交了證據(jù)1所述專利的申請(qǐng)公開說(shuō)明書（簡(jiǎn)稱對(duì)比文件），且張喜田對(duì)其真實(shí)性無(wú)異議，考慮到歐意公司、中奇公司在提出無(wú)效宣告請(qǐng)求時(shí)已經(jīng)提交了其相應(yīng)的授權(quán)文本即證據(jù)1，故專利復(fù)審委員會(huì)不將對(duì)比文件視為新證據(jù)，其可以用于評(píng)價(jià)本專利創(chuàng)造性。反證2的真實(shí)性予以認(rèn)可。2．本專利符合專利法第三十三條的規(guī)定。3．本專利符合專利法第二十六條第四款的規(guī)定。4．關(guān)于專利法第二十二條第三款。（1）關(guān)于權(quán)利要求1。本專利權(quán)利要求1涉及一種氨氯地平對(duì)映體拆分的方法，其使用了手性助劑DMSO-d6或含DMSO-d6的有機(jī)溶劑，對(duì)比文件也公開了一種氨氯地平對(duì)映體的拆分方法，其使用的手性助劑為DMSO或含有它的溶劑，兩者比較，其區(qū)別僅在于所用的手性助劑不同。就所解決的技術(shù)問(wèn)題而言，從本專利說(shuō)明書以及反證2中可以看出，本專利的技術(shù)方案可以達(dá)到比對(duì)比文件更高的光學(xué)純度和收率。顯然，本專利所要解決的技術(shù)問(wèn)題必須依賴于使用DMSO-d6或者含有DMSO-d6的有機(jī)溶劑替換對(duì)比文件中的DMSO或含有DMSO的溶劑，但是，對(duì)于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員同樣顯然的是，要想達(dá)到上述的技術(shù)效果，DMSO-d6不論是單獨(dú)、還是含在有機(jī)溶劑中都必須以一定量使用，即其含量必須達(dá)到一定的范圍，并非任意含量（例如痕量）的DMSO-d6都能夠解決上述技術(shù)問(wèn)題。由于本專利權(quán)利要求1所述的技術(shù)方案中并沒(méi)有對(duì)DMSO-d6的含量提出要求，而本專利權(quán)利要求1相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)所解決的技術(shù)問(wèn)題要求DMSO-d6的含量必須達(dá)到一定的范圍，導(dǎo)致權(quán)利要求1實(shí)際上包括了不能夠解決所述技術(shù)問(wèn)題的技術(shù)方案，該部分技術(shù)方案相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)不具備突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步，因此權(quán)利要求1不符合專利法第二十二條第三款規(guī)定的創(chuàng)造性。（2）關(guān)于權(quán)利要求2。權(quán)利要求2是權(quán)利要求1的從屬權(quán)利要求，所附加的技術(shù)特征為將DMSO-d6與氨氯地平的摩爾比限定為≥1，并且限定了溶劑的種類，其解決的技術(shù)問(wèn)題是提高了氨氯地平對(duì)映體的光學(xué)純度和收率。對(duì)比文件沒(méi)有記載使用DMSO-d6進(jìn)行拆分的技術(shù)內(nèi)容，也沒(méi)有記載用于拆分氨氯地平的DMSO-d6的用量，更加沒(méi)有給出采用DMSO-d6替換DMSO作為手性助劑可以提高拆分對(duì)映體的光學(xué)純度的啟示。本領(lǐng)域公知的是，現(xiàn)有技術(shù)中DMSO-d6的用途主要在于核磁共振分析領(lǐng)域。對(duì)比文件的各實(shí)施例中，光學(xué)純度多數(shù)在97％到98.5％之間，僅實(shí)施例9的光學(xué)純度為＞99.5％，而本專利的光學(xué)純度多在99.5％以上，反證2進(jìn)行的對(duì)比試驗(yàn)則可以更加清晰地反映出本專利在效果上的優(yōu)勢(shì)，從總體上看，本專利的技術(shù)方案是有利于提高光學(xué)純度的，因而也是有積極效果的。因此權(quán)利要求2具有創(chuàng)造性。（3）關(guān)于權(quán)利要求3。權(quán)利要求3從屬于權(quán)利要求1或2，其引用權(quán)利要求1所形成的技術(shù)方案也沒(méi)有對(duì)所使用的DMSO-d6的含量進(jìn)行限定，同樣不具備創(chuàng)造性；其引用權(quán)利要求2所形成的技術(shù)方案由于是權(quán)利要求2的從屬權(quán)利要求，在權(quán)利要求2具有創(chuàng)造性的前提下，這一部分技術(shù)方案具備創(chuàng)造性。基于上述理由，專利復(fù)審委員會(huì)作出第7955號(hào)決定，宣告本專利權(quán)利要求1和權(quán)利要求3引用權(quán)利要求1的部分無(wú)效，維持權(quán)利要求2和權(quán)利要求3引用權(quán)利要求2的部分有效。
???? 原告張喜田不服，向本院提起行政訴訟，其訴稱：1、對(duì)比文件是超過(guò)舉證期限提交的新證據(jù)，與證據(jù)1屬于兩份不同的證據(jù)，被告采用該證據(jù)違反專利法實(shí)施細(xì)則和《審查指南》的規(guī)定。2、本專利權(quán)利要求1中包含了兩個(gè)以上技術(shù)方案，應(yīng)該分別予以審理。第7955號(hào)決定中僅對(duì)說(shuō)明書“含DMSO-d6的有機(jī)溶劑中”的一個(gè)優(yōu)選方案進(jìn)行了評(píng)述，沒(méi)有對(duì)其它方案進(jìn)行審理，屬于漏審；在無(wú)效程序中，歐意公司、中奇公司及我方都沒(méi)有提及DMSO-d6/氨氯地平≥1（摩爾比）的條件。被告在沒(méi)有證據(jù)的情況下錯(cuò)誤地拆解權(quán)利要求1，違反了請(qǐng)求原則。3、第7955號(hào)決定對(duì)權(quán)利要求的認(rèn)定錯(cuò)誤。權(quán)利要求1公開“……或結(jié)合一個(gè)DMSO-d6的（R）-（+）-氨氯地平的L-酒石酸鹽而分別沉淀”，這清楚說(shuō)明反應(yīng)需要生成“沉淀”，沉淀反應(yīng)中加入足量沉淀劑（對(duì)于本專利就是DMSO-d6）是公知常識(shí)。被告認(rèn)定權(quán)利要求1中未對(duì)DMSO-d6含量進(jìn)行限定是錯(cuò)誤的。而且從說(shuō)明書可知DMSO-d6/氨氯地平≥1（摩爾比）僅是優(yōu)選方案之一而不是全部。權(quán)利要求1創(chuàng)造性的關(guān)鍵不在于DMSO-d6/氨氯地平的摩爾比，而在于現(xiàn)有技術(shù)是否給出了使用DMSO-d6的技術(shù)啟示。現(xiàn)有技術(shù)對(duì)DMSO-d6的認(rèn)知是用于核磁共振分析領(lǐng)域，沒(méi)有公開使用DMSO- d6作為手性助劑對(duì)氨氯地平拆分，也沒(méi)給出技術(shù)啟示。故此本專利的權(quán)利要求1符合專利法關(guān)于創(chuàng)造性規(guī)定。被告以“權(quán)利要求1實(shí)際上包括了不能解決所述技術(shù)問(wèn)題的技術(shù)方案”為由判定權(quán)利要求1不具創(chuàng)造性沒(méi)有法律依據(jù)。權(quán)利要求2、3都具備創(chuàng)造性。綜上，原告請(qǐng)求法院依法撤銷第7955號(hào)決定。
???? 被告專利復(fù)審委員會(huì)辯稱：1、對(duì)比文件雖然是在無(wú)效宣告請(qǐng)求之日起一個(gè)月后提交的，但歐意公司、中奇公司在舉證期限內(nèi)提交過(guò)該專利相應(yīng)的授權(quán)文本，兩個(gè)文本在內(nèi)容上是相關(guān)聯(lián)的，所采用部分的文字記載在兩個(gè)文本中是相同的，原告在收到該證據(jù)的授權(quán)文本時(shí)已經(jīng)獲知了該公開文本中實(shí)質(zhì)記載的內(nèi)容，并未造成所謂對(duì)原告的“突然襲擊”，對(duì)比文件是完善證據(jù)的補(bǔ)充性證據(jù)，而不是新證據(jù)，被告采用該證據(jù)符合法律規(guī)定。2、判斷一項(xiàng)權(quán)利要求是否具備創(chuàng)造性，應(yīng)當(dāng)按照《審查指南》規(guī)定的方法來(lái)進(jìn)行判斷。對(duì)于一項(xiàng)概括而成的發(fā)明專利權(quán)利要求，如果該權(quán)利要求涉及的部分技術(shù)方案不具備突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步，則該權(quán)利要求就不具備創(chuàng)造性。為了實(shí)現(xiàn)本專利所要解決的技術(shù)問(wèn)題，DMSO-d6不論是單獨(dú)還是含在有機(jī)溶劑中都必須以一定量使用，并非任意含量的DMSO-d6都能解決技術(shù)問(wèn)題，而權(quán)利要求1并沒(méi)有對(duì)其含量提出要求，因此權(quán)利要求1實(shí)際上包含了不能夠解決所述技術(shù)問(wèn)題的技術(shù)方案。在評(píng)價(jià)發(fā)明是否具有顯著的進(jìn)步時(shí)，主要應(yīng)當(dāng)考慮發(fā)明是否具有有益的技術(shù)效果。在權(quán)利要求1概括的技術(shù)方案中包含了不能解決所述技術(shù)問(wèn)題、達(dá)到所述技術(shù)效果的技術(shù)方案，被告認(rèn)為權(quán)利要求1不具備創(chuàng)造性符合法律規(guī)定，也沒(méi)有違反請(qǐng)求原則。被告作出的第7955號(hào)決定認(rèn)定事實(shí)清楚、適用法律正確、審查程序合法，請(qǐng)求法院予以維持。
???? 第三人歐意公司、中奇公司未提交書面意見(jiàn)陳述，其在庭審中均表示：第7955號(hào)決定中關(guān)于權(quán)利要求1無(wú)效的結(jié)論是正確的，但用DMSO-d6替換DMSO是顯而易見(jiàn)的，反證2不能用來(lái)評(píng)價(jià)本專利的發(fā)明效果，DMSO-d6：氨氯地平≥1是公知常識(shí)，對(duì)比文件中也已公開，因此本專利權(quán)利要求2、3也不具有創(chuàng)造性，應(yīng)當(dāng)全部被宣告無(wú)效。
???? 本院經(jīng)審理查明：
???? 本案涉及國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局于2003年1月29日授權(quán)公告的名稱為“氨氯地平對(duì)映體的拆分”的發(fā)明專利，其申請(qǐng)日為2000年2月21日、專利號(hào)為00102701.8、專利權(quán)人為張喜田。本專利授權(quán)公告的權(quán)利要求書為：
???? “1.一種從混合物中分離出氨氯地平的(R)-(+)-和(S)-(-)-異構(gòu)體的方法。其特征在于：包含下述反應(yīng)，即在手性助劑六氘代二甲基亞砜(DMSO-d6)或含DMSO-d6的有機(jī)溶劑中，異構(gòu)體的混合物同拆分手性試劑D-或L-酒石酸反應(yīng)，結(jié)合一個(gè)DMSO-d6的(S)-(-)-氨氯地平的D-酒石酸鹽，或結(jié)合一個(gè)DMSO-d6的(R)-(+)-氨氯地平的L-酒石酸鹽而分別沉淀，其中氨氯地平與酒石酸的摩爾比約等于0.25。
???? 2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法，其特征在于：在DMSO-d6/氨氯地平≥1(摩爾比)條件下，所述用含DMSO-d6的有機(jī)溶劑是可以使含DMSO-d6配合物發(fā)生沉淀差異的溶劑，這些溶劑是水、亞砜類、酮類、酰胺類、酯類、氯代烴以及烴類化合物。
???? 3.根據(jù)上述任一權(quán)利要求所述的方法，其特征在于：沉淀的配合物是(S)-(-)-氨氯地平-半-D-酒石酸-單-DMSO-d6配合物或(R)-(+)-氨氯地平-半-L-酒石酸-單-DMSO-d6 配合物。”
???? 在本專利說(shuō)明書載明：輝瑞公司（Pfizer）發(fā)明了一個(gè)氨氯地平對(duì)映體的拆分可行方法（W095/25722），其光學(xué)純度和收率都非常高。該方法的關(guān)鍵是同時(shí)應(yīng)用二甲基亞砜（DMSO）及手性試劑酒石酸。本發(fā)明指出六氘代二甲基亞砜（DMSO-d6）是一種比DMSO還好的手性助劑，其光學(xué)純度可達(dá)100％e.e.，并且收率也相當(dāng)高。……其中使用的某一溶劑的最大數(shù)量是變化的，一個(gè)技術(shù)熟練的人能夠確定這一適當(dāng)?shù)谋壤５獶MSO-d6/氨氯地平≥1(摩爾比)。
???? 本專利附有5個(gè)實(shí)施例，實(shí)施例所用樣品的光學(xué)純度由手性HPLC測(cè)定。用于分離的HPLC條件如下：手性柱Ultron ES-OVM，Ovomucoid-15cm，流速0.3ml/min，檢測(cè)波長(zhǎng)360nm，流動(dòng)相磷酸氫二鈉緩沖溶液（20mM，PH7）/乙氰＝80/20。樣品溶于乙氰/水＝50/50中，濃度為0.3mg/ml。實(shí)施例1由（R，S）－氨氯地平制備（S）－（－）氨氯地平－半－D－酒石酸－單－DMSO-d6配合物和（R）－（＋）－氨氯地平－半－D-酒石酸－單－DMSO-d6配合物。5g（R，S）－氨氯地平溶于22.9g 的DMSO-d6中，然后加入含0.458g D-酒石酸（0.25摩爾當(dāng)量）溶于22.9g的DMSO-d6溶液并同時(shí)攪拌，在一分鐘內(nèi)開始沉淀，室溫下攪拌過(guò)夜。過(guò)濾后，再用20ml丙酮洗滌，沉淀物在50℃下真空干燥過(guò)夜，得2.36g（理論收率的68％）（S）－（－）－氨氯地平－半－D－酒石酸－單－DMSO-d6配合物，m.p.158-160℃，光學(xué)純度99.9％ d.e.（手性HPLC）。0.44g L-酒石酸（0.25摩爾當(dāng)量）加入過(guò)濾液中，室溫下攪拌過(guò)夜。過(guò)濾再用20ml丙酮洗滌，沉淀物在50℃下真空干燥過(guò)夜，得2.0g（理論收率的55％）（R）－（＋）－氨氯地平－半－L－酒石酸－單－DMSO-d6配合物，m.p.158-160℃，光學(xué)純度99.5％ d.e.（手性HPLC）。其實(shí)施例4同實(shí)施例1的方法，但DMSO-d6用混合溶劑代替，并且DMSO-d6/氨氯地平≥1（摩爾比），其所得數(shù)據(jù)如下表：
???? 溶劑 溶劑體積％ （S）－（－）對(duì)映體％ e.e.* （R）－（+）對(duì)映體％ e.e.*
???? 甲乙酮 2 99.0 98.7
???? 甲苯 2 92.0 91.7
???? 異丙醇 5 92.6 92.4
???? 水 10 98.5 98.4
???? 二甲基甲酰胺 10 98.3 98.1
???? 四氫呋喃 33 98.6 98.5
???? 乙酸乙酯 50 99.2 99.1
???? 二氯甲烷 50 100 99.8
???? 二乙基亞砜 50 98.1 98.4
???? 二乙基亞砜 72 91.1 90.5
???? 二甲基亞砜 90 94.5 94.1
???? 丙酮 50 99.2 99.0
???? 丙酮 70 95.7 96.1
???? 丙酮 90 95.4 95.7
???? 丙酮 97 96.8 96.5
???? 丙酮 99 95.4 95.1
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???? 針對(duì)本專利，歐意公司、中奇公司于2005年3月21日以本專利不符合專利法第二十二條第三款的規(guī)定為由，向?qū)＠麖?fù)審委員會(huì)提出無(wú)效宣告請(qǐng)求，并提交證據(jù)1：第95192238.6號(hào)發(fā)明專利說(shuō)明書，授權(quán)公告日為2001年6月13日。
???? 2005年4月20日，中奇公司增加本專利不符合專利法第二十六條第四款和專利法第三十三條作為無(wú)效理由。
???? 2005年11月3日，專利復(fù)審委員會(huì)主持進(jìn)行了口頭審理。歐意公司和中奇公司當(dāng)庭提交了蓋有“國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利檢索中心副本認(rèn)證專用章”的第95192238.6號(hào)發(fā)明專利申請(qǐng)公開說(shuō)明書（即證據(jù)1所述專利的公開文本，簡(jiǎn)稱對(duì)比文件），張喜田對(duì)該證據(jù)的真實(shí)性表示無(wú)異議。張喜田當(dāng)場(chǎng)提交了一份實(shí)審程序中對(duì)于第一次審查意見(jiàn)通知書的答復(fù)（簡(jiǎn)稱反證2），歐意公司和中奇公司對(duì)反證2的真實(shí)性表示無(wú)異議。
???? 對(duì)比文件即本專利說(shuō)明書中所提的輝瑞公司發(fā)明的申請(qǐng)公開文本，其公開日為1997年3月5日，其公開了由阿羅地平（即氨氯地平）混合物中分離其R－（＋）和S－（－）－異構(gòu)體的方法，與本專利權(quán)利要求1的技術(shù)方案相比，二者的區(qū)別點(diǎn)在于手性助劑不同，本專利是DMSO-d6，對(duì)比文件是DMSO。對(duì)比文件還公開了所使用的助溶劑是水或酮、醇、醚、酰胺、酯、氯代烴、腈或烴，溶劑化物分別是S-(-)-阿羅地平-半-D-酒石酸鹽-單-DMSO-溶劑化物或R-(+)-阿羅地平-半-L-酒石酸鹽-單-DMSO-溶劑化物。在其說(shuō)明書中提到DMSO要足夠量，當(dāng)每摩爾阿羅地平使用約0.25摩爾酒石酸時(shí)，這種處理的效果特別好（見(jiàn)實(shí)施例9）。對(duì)比文件共有11個(gè)實(shí)施例，實(shí)施例通過(guò)手性HPLC測(cè)定光學(xué)純度。用于此分離的HPLC條件如下：柱－Ultron ES-OVM，卵類粘蛋白-15cm，流速-1ml/min，測(cè)定波長(zhǎng)360nm，洗脫液－磷酸氫二鈉緩沖液（20nM，PH7）/乙腈＝80/20。樣品溶于乙腈/水＝50/50中，濃度為0.1mg/ml。其中實(shí)施例9也是由（R，S）－阿羅地平制備S－（－）阿羅地平－半－D－酒石酸鹽－單－DMSO-溶劑化物和R－（＋）－阿羅地平－半－L-單－酒石酸鹽－DMSO-溶劑化物。向攪拌的1.02g（R，S）－阿羅地平的5mlDMSO溶液中加入0.099g（0.25摩爾當(dāng)量）的D-酒石酸在5mlDMSO中的淤漿。然后將所得混合物攪拌過(guò)夜并將形成的固體濾掉，用2ml丙酮洗滌并在50℃真空干燥過(guò)夜得到0.47g（理論產(chǎn)率的67％）S－（－）－阿羅地平－半－D－酒石酸鹽－單－DMSO－溶劑化物；m.p.159-162℃，通過(guò)手性HPLC測(cè)定＞99.5％非對(duì)映體過(guò)量。向?yàn)V液中加入0.099g（0.25摩爾當(dāng)量）的L-酒石酸，然后將所得混合物攪拌過(guò)夜并將形成的固體濾掉，用2ml丙酮洗滌并在50℃真空干燥過(guò)夜得到0.33g（理論產(chǎn)率的47％）（R）－（＋）－阿羅地平－半－L－單－酒石酸鹽－DMSO－溶劑化物；m.p.159-162℃，通過(guò)手性HPLC測(cè)定＞99.5％非對(duì)映體過(guò)量。
???? 反證2系張喜田在本專利實(shí)質(zhì)審查過(guò)程中對(duì)于審查員第一次審查意見(jiàn)的答復(fù)，其表示：雖然DMSO-d6和DEMO同DMSO的化學(xué)性質(zhì)相同，其它性質(zhì)相近，但它們并不構(gòu)成拆分分離的充要條件……用DMSO-d6代替DMSO的方案是顯而易見(jiàn)的，但其結(jié)果是否顯而易見(jiàn)則未必。關(guān)于本專利與對(duì)比文件之間效果，張喜田作了對(duì)比，所得到本專利與對(duì)比文件的光學(xué)純度分別是99.9％和99.5％，收率分別為68％和67％。對(duì)于二者之間的效果，張喜田認(rèn)為這種改進(jìn)是很大的，本專利通過(guò)提高純度，減少副作用，取得意想不到的效果。
???? 2006年4月1日，專利復(fù)審委員會(huì)作出第7955號(hào)決定，宣告本專利權(quán)利要求1和權(quán)利要求3引用權(quán)利要求1的部分無(wú)效，維持權(quán)利要求2和權(quán)利要求3引用權(quán)利要求2的部分有效。
???? 在本案庭審過(guò)程中，專利復(fù)審委員會(huì)陳述對(duì)比文件與證據(jù)1是同一份專利的申請(qǐng)公開文本和授權(quán)文本，第7955號(hào)決定所采用的部分的內(nèi)容二者一致，對(duì)此張喜田表示認(rèn)可。三方當(dāng)事人均認(rèn)為DMSO-d6與DMSO的性質(zhì)相近，DMSO-d6主要用于核磁共振領(lǐng)域。
???? 上述事實(shí)有本專利授權(quán)公告說(shuō)明書、第7955號(hào)決定、對(duì)比文件、證據(jù)1、反證2及當(dāng)事人陳述等證據(jù)在案佐證。
???? 本院認(rèn)為：
???? 一、關(guān)于被告能否采用對(duì)比文件
???? 根據(jù)專利法實(shí)施細(xì)則和《審查指南》的規(guī)定，無(wú)效宣告請(qǐng)求人在提出請(qǐng)求之日起一個(gè)月后提交的用于證明在提出無(wú)效宣告請(qǐng)求之日起一個(gè)月內(nèi)未主張的具體事實(shí)的新證據(jù)，專利復(fù)審委員會(huì)不予考慮。本案中，雖然第三人是在口頭審理時(shí)才提交對(duì)比文件，但該份證據(jù)是用來(lái)證明其在請(qǐng)求時(shí)提出的本專利不具備創(chuàng)造性的理由，且對(duì)比文件與在舉證期限內(nèi)提交的證據(jù)1屬于同一個(gè)專利，第7955號(hào)決定所采用部分內(nèi)容二者也一致，因此對(duì)比文件與證據(jù)1屬于相關(guān)聯(lián)證據(jù)，不屬于專利法實(shí)施細(xì)則和《審查指南》規(guī)定不予考慮的范圍，被告采用對(duì)比文件符合規(guī)定，且原告已經(jīng)知曉對(duì)比文件的相關(guān)內(nèi)容，沒(méi)有損害原告的利益，故原告關(guān)于被告不應(yīng)采用對(duì)比文件的主張不能成立。
???? 二、關(guān)于本專利權(quán)利要求1的創(chuàng)造性
???? 創(chuàng)造性，是指同申請(qǐng)日以前已有的技術(shù)相比，該發(fā)明有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步。在判斷是否具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)時(shí)，一般要先確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)，其后確定發(fā)明的區(qū)別特征和其實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題，最后判斷要求保護(hù)的發(fā)明對(duì)本領(lǐng)域的技術(shù)人員來(lái)說(shuō)是否顯而易見(jiàn)。如果一項(xiàng)發(fā)明取得了預(yù)料不到的技術(shù)效果，即該發(fā)明同現(xiàn)有技術(shù)相比，其技術(shù)效果產(chǎn)生“質(zhì)”的變化，具有新的性能，或者產(chǎn)生“量”的變化超出人們預(yù)期的想象，則該發(fā)明是非顯而易見(jiàn)的，具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)，同時(shí)具有顯著的進(jìn)步，具備發(fā)明專利所要求的創(chuàng)造性。
???? 本案中，對(duì)比文件的公開日早于本專利的申請(qǐng)日，構(gòu)成本專利的現(xiàn)有技術(shù)，可以用于評(píng)價(jià)本專利的創(chuàng)造性。本專利與對(duì)比文件均涉及氨氯地平對(duì)映體拆分的方法，將本專利權(quán)利要求1與對(duì)比文件相比，二者的區(qū)別特征僅在于所使用的手性助劑不同，本專利權(quán)利要求1使用DMSO-d6或者含有DMSO-d6的溶劑，而對(duì)比文件使用DMSO或者含有DMSO的溶劑。正如原告在起訴時(shí)所強(qiáng)調(diào)的，本專利權(quán)利要求1是否具有創(chuàng)造性的關(guān)鍵在于對(duì)比文件是否給出使用DMSO-d6的技術(shù)啟示。由于DMSO-d6和DMSO的化學(xué)性質(zhì)相同、其他性質(zhì)相近，在對(duì)比文件所公開的使用DMSO作為手性助劑拆分氨氯地平對(duì)映體的情況下，本領(lǐng)域技術(shù)人員容易想到與之性質(zhì)相近的DMSO-d6也能用于拆分氨氯地平對(duì)映體，并替代DMSO從而得到本專利權(quán)利要求1的技術(shù)方案。雖然DMSO-d6主要用于核磁共振領(lǐng)域且價(jià)格昂貴，在本專利申請(qǐng)日之前也未公開此種替換，但從現(xiàn)有證據(jù)來(lái)看，并不存在進(jìn)行這種替換的啟示的障礙，無(wú)法得到這種替換是非顯而易見(jiàn)的結(jié)論。因此本專利權(quán)利要求1的技術(shù)方案相對(duì)于對(duì)比文件不具有實(shí)質(zhì)性的特點(diǎn)。
???? 從技術(shù)效果來(lái)看，對(duì)于氨氯地平對(duì)映體的拆分，其主要的效果體現(xiàn)在光學(xué)純度和收率，而其中尤以光學(xué)純度為最主要的效果指標(biāo)。對(duì)于以試驗(yàn)數(shù)據(jù)體現(xiàn)出來(lái)的效果的比較，應(yīng)當(dāng)以相同技術(shù)特征最多、試驗(yàn)條件最為相近的情況下的數(shù)據(jù)進(jìn)行比較，同時(shí)參考不同試驗(yàn)條件下的總體效果。從本專利和對(duì)比文件實(shí)施例來(lái)看，二者實(shí)施例所用樣品的光學(xué)純度均由手性HPLC測(cè)定，用于分離的HPLC條件基本相同，具有可比性。正如對(duì)比文件說(shuō)明書所記載的，在當(dāng)每摩爾氨氯地平使用約0.25摩爾酒石酸時(shí)其效果特別好，而本專利權(quán)利要求1所限定的技術(shù)方案正是每摩爾氨氯地平使用0.25摩爾酒石酸，因此本專利權(quán)利要求1的技術(shù)方案與對(duì)比文件實(shí)施例9所限定的技術(shù)方案之間相同技術(shù)特征最多、試驗(yàn)條件最為相近。對(duì)比文件實(shí)施例9的光學(xué)純度約為99.5％，本專利權(quán)利要求1對(duì)應(yīng)的光學(xué)純度約為99.9％，二者的收率基本相同。該效果的比較也得到專利權(quán)人在本專利授權(quán)過(guò)程中答復(fù)審查員意見(jiàn)的證明。即使參考不同條件下的試驗(yàn)結(jié)果，從得到的數(shù)據(jù)可以看出，本專利權(quán)利要求1相對(duì)于對(duì)比文件來(lái)說(shuō)，其光學(xué)純度有一定的提高，但該種進(jìn)步并沒(méi)有產(chǎn)生新的性能，不是一種“質(zhì)”的變化，且沒(méi)有證據(jù)證明其所提高的量超出人們預(yù)期的想象，因此本專利相對(duì)于對(duì)比文件并未取得意料不到的技術(shù)效果。
???? 綜上所述，本專利權(quán)利要求1的技術(shù)方案相對(duì)于對(duì)比文件并不是非顯而易見(jiàn)的，且也沒(méi)有取得意料不到的技術(shù)效果，本領(lǐng)域技術(shù)人員不需要付出創(chuàng)造性勞動(dòng)就可以在對(duì)比文件的基礎(chǔ)上得到本專利權(quán)利要求1的技術(shù)方案，因此本專利權(quán)利要求1不具備專利法第二十二條第三款所規(guī)定的創(chuàng)造性，應(yīng)當(dāng)被宣告無(wú)效。原告關(guān)于本專利權(quán)利要求1具備創(chuàng)造性的主張不能成立。
???? 第7955號(hào)決定以本專利權(quán)利要求1包括了不能夠解決所述技術(shù)問(wèn)題的技術(shù)方案為由認(rèn)定權(quán)利要求1不具有創(chuàng)造性，其在創(chuàng)造性評(píng)價(jià)中并沒(méi)有遺漏權(quán)利要求1所包括的技術(shù)方案，且創(chuàng)造性問(wèn)題也是第三人提出的無(wú)效理由，被告的行為沒(méi)有違反請(qǐng)求原則，故原告關(guān)于被告漏審、違反請(qǐng)求原則的主張不能成立。
???? 綜上，被告作出的第7955號(hào)決定認(rèn)定本專利權(quán)利要求1不具備創(chuàng)造性的結(jié)論正確，原告請(qǐng)求撤銷該決定的訴訟理由不能成立，對(duì)于其基于此請(qǐng)求撤銷第7955號(hào)決定的訴訟請(qǐng)求本院不予支持。依照最高人民法院《關(guān)于執(zhí)行若干問(wèn)題的解釋》（法釋〔2000〕8號(hào)）第五十六條第（四）項(xiàng)之規(guī)定，本院判決如下：
???? 駁回原告張喜田的訴訟請(qǐng)求。
???? 案件受理費(fèi)1000元，由原告張喜田負(fù)擔(dān)（已交納）。
???? 如不服本判決，各方當(dāng)事人可于本判決送達(dá)之日起15日內(nèi)，向本院提交上訴狀及其副本，并交納上訴案件受理費(fèi)1000元，上訴于北京市高級(jí)人民法院。
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???? 審 判 長(zhǎng) 劉海旗
???? 代理審判員 周云川
???? 人民陪審員 劉元霞
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???? 二○○六 年 十一 月 二十三 日
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???? 書 記 員 喬 平
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