中華人民共和國北京市第一中級人民法院
????行 政 判 決 書
????（2006）一中行初字第189號
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???? 原告宏發（港澳）有限公司（CROWN RESOURCES LIMITED），住所地香港特別行政區九龍旺角上海街638號旺角海景中心801室。
???? 法定代表人蘇金華（SIE KAU），董事。
???? 委托代理人鄭朝才，廈門市財富商標事務所有限公司商標代理人。
???? 被告中華人民共和國國家工商行政管理總局商標評審委員會，住所地北京市西城區三里河東路8號。
???? 法定代表人侯林，主任。
???? 委托代理人張力偉，中華人民共和國國家工商行政管理總局商標評審委員會干部。
???? 委托代理人臧寶清，中華人民共和國國家工商行政管理總局商標評審委員會干部。
???? 第三人杰普公司（THE GAP,INC.），住所地美利堅合眾國加利福尼亞州94066圣布魯諾市櫻桃大街900號60信箱和美利堅合眾國加利福尼亞州94105舊金山市福爾松二街。
???? 法定代表人朱莉?坎伯（Julie Kanberg），副總裁和副總法律顧問。
???? 委托代理人李靜冰，北京市正見永申律師事務所律師。
???? 委托代理人張穎，北京市正見永申律師事務所律師。
???? 原告宏發（港澳）有限公司（簡稱宏發公司）不服中華人民共和國國家工商行政管理總局商標評審委員會（簡稱商標評審委員會）于2005年11月28日做出的商評字〔2005〕第4055號《關于第1128403號“GAP”商標異議復審裁定書》（簡稱〔2005〕第4055號裁定），于法定期限內向本院提起訴訟。本院于2006年1月16日受理后，依法組成合議庭并通知杰普公司作為本案第三人參加訴訟，于2006年5月30日公開開庭進行了審理。原告宏發公司的委托代理人鄭朝才，被告商標評審委員會的委托代理人張力偉、臧寶清，第三人杰普公司的委托代理人李靜冰、張穎到庭參加了訴訟。本案現已審理終結。
???? 商標評審委員會在〔2005〕第4055號裁定中認定：一、第1128403號“GAP”商標（簡稱被異議商標）申請注冊時，杰普公司已經在第3類身體用和浴用香皂等商品上注冊了“GAP”商標（簡稱引證商標），注冊號為876252。被異議商標與引證商標字母相同，構成近似標志。被異議商標指定使用的香皂、藥皂、香料、化妝品、香水、花露水、牙膏商品與引證商標核定使用的身體用和浴用香皂、香精油、化妝品、牙粉等商品分別屬于同一種或類似商品，在上述商品上兩商標已構成指定使用在同一種或類似商品上的近似商標。被異議商標指定使用的清潔制劑等其他商品與引證商標指定使用相差較大，未構成指定使用在同一種或者類似商品上的近似商標。二、1969年8月，杰普公司在其于美國開設商店的招牌上首次使用了“the gap及圖”作品，1971年在其宣傳材料上也使用了該作品。該作品在文字排列、圖案設計上有一定的創意及美感，應屬于《中華人民共和國著作權法》（簡稱著作權法）保護的美術作品。宏發公司稱1972年林福田自行設計“the gap及圖”作品，并于1978年作為商標在馬來西亞獲得注冊。但對該主張宏發公司未提供相應證據予以支持，且林福田將該作品作為商標注冊的時間也晚于杰普公司開始使用其作品的時間。因此，綜合本案證據，可以認定杰普公司享有該美術作品的著作權，該作品受著作權法的保護。被異議商標為“GAP”（拉長形式）文字商標，與杰普公司在先享有著作權的作品整體差別較大，未構成對杰普公司美術作品的復制與摹仿，且“GAP”文字為非獨創文字，單獨不能構成我國著作權法所保護的作品。杰普公司雖然主張其享有拉長形式的“GAP”商標的著作權，但該種將字母豎向拉長的表現形式屬于較為簡單的字體變化，與普通印刷體字母在外觀上差別不大，不屬于我國著作權法所指的作品。據此，被異議商標不會損害杰普公司所主張的著作權。三、馬來西亞精英投資控股有限公司(簡稱精英公司)在與杰普公司就在馬來西亞注冊的“GAP”商標及相關注冊申請簽署和解協議時，明知其已在中國申請了第801451號及第803543號商標，仍違反誠實信用原則，隱瞞了事實。在簽署和解協議后，亦未按照誠實信用的原則及其做出的承諾撤回兩件商標的注冊申請，致使第801451號商標最終獲得注冊。根據以上事實情況以及精英公司董事長與宏發公司負責人為同一人的事實可以認定，宏發公司明知該兩件商標按照和解協議及誠實信用原則不應獲得注冊，也不應在和解協議簽署之后再行轉讓，卻在受讓取得第801451號商標權后，又相繼在其它類別的商品上注冊或申請注冊一系列與“GAP”有關的商標，包括與杰普公司“GAP”（拉長形式）商標表現形式相同的本案被異議商標，其行為違反了誠實信用的原則，故被異議商標屬于以其他不正當手段申請注冊的情形。
???? 綜上所述，依據商標法第二十八條、第三十三條、第三十四條的規定，商標評審委員會裁定被異議商標不予核準注冊。
???? 商標評審委員會做出〔2005〕第4055號裁定后，宏發公司不服，在法定期限內向本院提起行政訴訟，其訴稱：一、引證商標指定的商品中不含洗滌劑、漂白劑、清潔制劑、廁所清洗劑、靴鞋油、擦亮用劑、研磨材料等商品項目，而宏發公司指定的商標注冊商品項目中含有洗滌劑、漂白劑、清潔制劑、廁所清洗劑、靴鞋油、擦亮用劑、研磨材料等。洗滌劑、漂白劑、清潔制劑、廁所清洗劑、靴鞋油、擦亮用劑、研磨材料等商品與引證商標所指定的商品不屬同種或類似商品，它們之間存在較大的差異，不會引起消費者的混淆誤認，彼此之間不存在權利沖突，因此，理應獲準注冊。二、宏發公司未違反誠實信用原則，申請注冊商標的行為正當、合法，被異議商標應予核準注冊。首先，根據精英公司與杰普公司的和解協議，精英公司僅承諾將其在馬來西亞的“GAP”商標轉讓給杰普公司，本身不再擁有世界其他國家的“GAP”商標，精英公司已經完全遵守承諾。關于第803543號商標撤回申請一事，是杰普公司利用中國當時在異議中的商標無法辦理轉讓的規定，迫使精英公司處于“違反協議”的地位，精英公司不得不與宏發公司修改了轉讓協議，放棄第803543號商標。而且，宏發公司與精英公司是兩個不同的公司，分別在不同的國家(地區)登記注冊，無論宏發公司與精英公司有無關聯，均不能說明宏發公司對杰普公司有任何惡意。其次，宏發公司是第801451號“the gap及圖”商標的合法繼受人，對杰普公司與精英公司之間的糾紛并不知情。在取得第801451號“the gap及圖”商標后，為了更好地維護自身權益，在其他商品類別上擴大注冊理所當然。商標評審委員會無視上述事實，僅憑一份形成于國外的真偽難辨的民間協議書作出裁定，有失公正，故被異議商標應當獲準注冊。
???? 綜上所述，〔2005〕第4055號裁定應予以撤銷，對宏發公司在第3類鞋油、研磨材料等商品上申請注冊被異議商標應予以核準。
???? 被告商標評審委員會除堅持其在〔2005〕第4055號裁定中的認定外，針對宏發公司的起訴意見辯稱：一、〔2005〕第4055號裁定并未認定清潔制劑、廁所清洗劑、靴鞋油、擦亮用劑、研磨材料等商品與引證商標指定使用商品類似。被異議商標指定使用的洗滌劑、漂白劑等商品與引證商標指定使用的身體和浴用香皂均屬于常用的洗滌用品，具有相近的用途、銷售渠道及消費對象，屬于類似商品，在類似商品上申請的被異議商標違反商標法第二十八條的規定。二、宏發公司在評審程序提交了精英公司與杰普公司的和解協議書，并強調精英公司已經履行了協議中的承諾，即宏發公司已經通過舉證認可了和解協議的真實性。此外，杰普公司在評審程序中提交了和解協議的公證認證手續，與其提交的精英公司與杰普公司之間的往來信函，馬來西亞高等法院關于中國第803543號商標的判決等證據可以相互印證，以上事實足以認定該和解協議的真實性。對比杰普公司和宏發公司在評審程序中提交的和解協議譯文，雖然在具體表述的文字上略有不同，但關于“the gap及圖”作品的著作權歸屬以及精英公司的承諾等內容基本一致，不存在理解上的分歧。宏發公司關于精英公司僅承諾將馬來西亞的商標轉讓給杰普公司的主張與其提交的和解協議譯文內容不符，商標評審委員會對此不予認可。
???? 綜上所述，商標評審委員會在〔2005〕第4055號裁定中認定事實清楚，適用法律正確，審理程序合法，請求人民法院維持該裁定。
???? 第三人杰普公司述稱：一、杰普公司同意商標評審委員會關于被異議商標的注冊申請違反誠實信用原則的認定。宏發公司明知第801451號注冊商標系不當注冊商標，仍然與精英公司惡意串通，受讓取得該注冊商標后，惡意提出被異議商標的注冊申請，違反了商標法第四十一條規定。二、在異議和異議復審階段，宏發公司并沒有就商品類似問題提出意見，故商標評審委員會未就此裁定。現宏發公司在訴訟中提出商品類似問題超出裁定范圍，法院不應當予以審理。綜上，杰普公司請求人民法院維持〔2005〕第4055號裁定。
???? 本院經審理查明:
???? 一、宏發公司和杰普公司在中國申請注冊商標的情況
???? 1、宏發公司在中國申請注冊商標的情況
???? 1996年3月12日，宏發公司分別在14類商品上提出“the gap及圖”商標及在第25類商品上提出“蓋普”商標的15件注冊申請，其中的9件注冊申請被初步審定后，杰普公司相繼提出異議。中華人民共和國工商行政管理總局商標局（簡稱商標局）裁定異議成立，該9件商標不予核準注冊，宏發公司已分別向商標評審委員會申請復審。宏發公司在其余商品上的6件注冊申請相繼獲得注冊。
???? 1996年11月4日，宏發公司又分別在8類商品上申請注冊“GAP”商標(拉長形式)，其中的5件注冊申請及1997年5月19日在第25類商品上申請注冊的“GAP”商標被杰普公司提出異議，商標局裁定異議成立，該6件商標不予核準注冊。宏發公司已分別向商標評審委員會申請復審。宏發公司在其余商品上的3件注冊申請由商標局核準注冊。
???? 對宏發公司上述兩次獲得核準注冊的9件商標及宏發公司受讓取得的第801451號商標，杰普公司分別向商標評審委員會提出了注冊不當商標撤銷申請，商標評審委員會經審查后裁定杰普公司提出的撤銷理由成立，這10件商標予以撤銷。裁定做出后，宏發公司未在法定期限內向人民法院起訴。
???? 本案涉及的第1128403號“GAP”商標（即被異議商標，見本判決附件）系前述商標局不予核準注冊的15件商標中的一件，申請日期為1996年11月4日，指定使用商品為第3類的香皂、藥皂、剃須皂、洗滌劑、漂白劑、洗發劑、柔發劑、清潔制劑、廁所清洗劑、靴鞋油、擦亮用劑、研磨材料、香料、化妝品、化妝用護膚劑、化妝用清洗劑、香水、花露水、口紅、指甲油、染發油、爽身粉、非醫用洗嘴劑、牙膏、熏香、動物用化妝品、寵物用香波。
???? 2、杰普公司在中國申請注冊商標的情況
???? 1991年至1993年，杰普公司先后在第25類、第18類、第42類等商品或服務上注冊了“GAP”商標。
???? 1994年10月22日，杰普公司在第3類香水等商品上申請注冊的“GAP”商標（即引證商標）被核準注冊，商標注冊證號為第876252號，在第3類核定使用的商品包括身體用和浴用香皂、身體用和浴用液、身體用和浴用粉、身體用和浴用鹽、香水和化妝香水、香精油、化妝品和化妝處理劑、發用香波、洗發液、洗發水、牙粉。
???? 二、杰普公司的有關商標在中國境外的使用情況。
???? 1969年8月，杰普公司首次在其于美國舊金山開設的第一家GAP商店的招牌上使用了“the gap及圖”標識，當時該商店主要銷售唱片、錄音磁帶及牛仔褲商品，其中“the gap”為小寫字母，“the”字母由左上向右下斜向置于“ga”字母上方。圖形部分為7個大小不一的同心圓圖形交錯排列組成。對杰普公司1969年使用“the gap及圖”的事實，宏發公司在評審階段和訴訟階段均未提出異議。
???? 四、杰普公司與精英公司在馬來西亞簽署“和解協議”的有關情況。
???? 精英公司在馬來西亞受讓取得的M／78356號“the gap及圖”商標于1978年4月6日獲得注冊，指定使用于第25類服裝等商品上。后杰普公司向馬來西亞的吉隆坡高等法院起訴，請求撤銷該商標。
???? 1995年4月13日，杰普公司與精英公司簽署“和解協議”。在協議中明確了杰普公司是“the gap及圖”設計作品及其創造的“GAP”系列商標所有變化的藝術作品的著作權人，杰普公司是“GAP”、“THE GAP”、“the gap”、“gap”、“GAP KIDS”、“BABY GAP”、“GAP SHOES”等商品及服務標志的所有人，且雙方就以下事宜達成一致：l、協議第1、2項約定，精英公司將其在馬來西亞注冊的M／78356號“the gap及圖”商標、“GAP”商標注冊申請及與之有關聯的商譽及所產生的訴訟權利以馬幣90萬令吉對價轉讓給杰普公司。2、協議第4、(e)、(vii)項約定，精英公司作出全世界范圍內適用的明示保證：除該公司在馬來西亞注冊的M／78356號商標及／或注冊申請外，精英公司并沒擁有、尚未申請及將不申請與下述標志相同或近似的任何商標(于任何類別的任何商品上)，假如已經申請，精英公司須立刻撤銷任何這樣的申請；所述標志包括M／78356號商標及商標注冊申請以及杰普公司所有的各種形式的“GAP”系列標志。3、協議第14項約定，除協議明文規定外，該協議或協議下之任何權利或義務，未經杰普公司書面同意，精英公司不得轉讓給第三方。
???? 1994年3月30日，精英公司在第25類服裝等商品上及嬰兒服裝等商品上分別向中國商標局提出“the gap及圖”商標及“GAP”商標(拉長形式)的注冊申請。1995年12月21日，精英公司申請的“the gap及圖”商標被核準注冊，注冊號為第80l451號。1996年5月28日，該商標轉讓予宏發公司，轉讓事項刊登在總第557期《商標公告》上。第801451號商標文字及圖形部分均置于方形框內，其中“the”水平放置，“gap”字母呈左下到右上方置于“the”字母的右下側，方形框的右下角為7個大小不一、交錯排列的同心圓圖形。
???? 精英公司申請的“GAP”商標(拉長形式)經商標局初步審定后刊登在1995年第36期(總第513期)《商標公告》上，注冊號為第803543號，杰普公司對該商標提出異議。1995年12月6日，杰普公司致函精英公司，稱其發現由精英公司申請并已在中國商標公告上公告的第803543號“GAP”商標，該商標注冊違反了雙方的和解協議，要求精英公司按照協議約定立刻撤銷該商標申請。1996年5月6日，精英公司致函杰普公司，稱第803543號商標已轉讓給宏發公司，并隨函附了精英公司與宏發公司簽署的轉讓協議。該協議簽署日期為1995年2月3日，協議顯示精英公司僅轉讓給宏發公司第803543號一件商標。同年5月13日，馬來西亞高等法院做出判決，判決精英公司立刻撤銷在中國申請的第803543號商標。后精英公司撤回了該商標的注冊申請，1999年商標局對該異議案做出結案決定，第803543號商標不予注冊。
???? 五、與案件有關的其他事實
???? 宏發公司及杰普公司均提交了1995年2月3日由宏發公司與精英公司簽署的另一份“商標注冊轉讓合約”，該合約顯示精英公司轉讓給宏發公司的商標包括第803543號和第801451號兩件商標。
???? 2000年7月25日，宏發公司在評審程序中委托的天平商標代理公司向商標評審委員會提交了“宏發公司‘GAP’評審案補充資料”，在有關陳述中表明精英公司的董事長與宏發公司的負責人為同一人，即吳有昌。
???? 在本案庭審過程中，宏發公司對此提出異議，其認為宏發公司提交的公司注冊登記顯示，吳有昌并非宏發公司的負責人。另外，宏發公司表示對本案中關于商標法第二十八條不再主張起訴狀中的意見；對商標評審委員會認定的杰普公司與精英公司簽訂的和解協議的內容無異議。
???? 經本院核實，在宏發公司向本院提交的注冊證書中，未載明宏發公司的董事名單。據中國委托公證人張家偉于2005年12月28日出具的證明，宏發公司現任董事為MS.FENG RUI HUA和MR.SIE KAU。
???? 上述事實有商標評審委員會做出的〔2005〕第4055號裁定，被異議商標檔案，引證商標檔案，杰普公司與精英公司在馬來西亞簽署的“和解協議”，宏發公司的注冊證書，張家偉于2005年12月28日出具的證明，當事人陳述等證據在案佐證。
???? 本院認為:
???? 商標法第四十一條規定，已經注冊的商標，違反本法第十條、第十一條、第十二條規定的，或者是以欺騙手段或者其他不正當手段取得注冊的，由商標局撤銷該注冊商標；其他單位或者個人可以請求商標評審委員會裁定撤銷該注冊商標。
???? 就該條規定，首先，從字面上看，該規定針對的是已經注冊的商標，但是對于法律的理解，除了領會直接表達的字面含義以外，還應當結合立法精神以及立法目的綜合考慮。從商標法第四十一條的立法本意看，其宗旨在于本著誠實信用的原則，制止惡意申請注冊商標的行為，維護良好的市場秩序。這一宗旨應當貫穿于商標審查、核準程序，異議和爭議程序的始終。如果商標局或商標評審委員會在商標申請注冊階段即發現該商標申請人系企圖以欺騙手段或者其他不正當手段取得注冊，可以適用該條款不予核準該商標獲得注冊，而不必待該商標申請被核準注冊后再適用該條撤銷不當注冊商標。其次，商標法第十條、第十一條和第十二條的內容是對不得作為商標使用和注冊的情形做出的規定，而商標法第四十一條第一款規定的，與這些情形并列的“以欺騙手段或者其他不正當手段取得注冊的”的行為在商標法的其他條款當中并未以列舉或解釋的方式給予規定，且在商標法的其他條款當中規定的屬于以不正當手段進行商標注冊的行為也沒有全面涵蓋所有的以不正當手段進行商標注冊的情形，因此，商標法第四十一條第一款既作為程序性條款賦予了其他單位或者個人可以請求商標評審委員會裁定撤銷該注冊商標的權利，同時，也是一項實體性條款規定了制止“以欺騙手段或者其他不正當手段取得注冊”的原則，故可以由商標評審委員會在審理商標異議和商標爭議案件時適用。
???? 就本案事實而言，首先，天平商標代理公司作為宏發公司在評審程序中委托的代理人，其相關陳述應視為宏發公司的陳述，宏發公司如欲在訴訟過程中否認，則有義務提交相反證據。而宏發公司提交的注冊證書以及張家偉于2005年12月28日出具的證明均不能證明在2000年7月25日宏發公司的負責人不是吳有昌，故宏發公司關于商標評審委員會對其與精英公司具有關聯性的認定有誤的主張不能成立，本院不予支持。其次，正如商標評審委員會所評述的，鑒于宏發公司和精英公司的關聯關系，宏發公司明知第801451號和第803543號商標按照杰普公司和精英公司簽訂的和解協議及誠實信用原則不應獲得注冊，也不應在和解協議簽署之后再繼續進行轉讓，卻仍然受讓取得第801451號商標權，又相繼在其它類別的商品上申請注冊一系列包括被異議商標在內的與“GAP”有關的商標，隱瞞事實，欺騙商標局，其行為違反了誠實信用的原則，屬于以不正當手段申請注冊的情形。商標評審委員會在前述事實基礎上做出的認定是正確的，宏發公司關于其申請注冊被異議商標未違反商標法第四十一條的主張不能成立，本院不予支持。
???? 鑒于宏發公司在本案庭審過程中表示對本案中關于商標法第二十八條的適用不再主張起訴狀中的意見，本院對此不持異議。
???? 綜上，商標評審委員會在〔2005〕第4055號裁定中認定事實清楚，程序合法，結論正確，應予維持。本院依照《中華人民共和國行政訴訟法》第五十四條第（一）項之規定，判決如下：
???? 維持被告中華人民共和國國家工商行政管理總局商標評審委員會做出的商評字〔2005〕第4055號《關于第1128403號“GAP”商標異議復審裁定書》。
???? 案件受理費1000元，由原告宏發（港澳）有限公司負擔（已交納）。
???? 如不服本判決，原告宏發（港澳）有限公司和第三人杰普公司可在本判決書送達之日起30日內，被告中華人民共和國國家工商行政管理總局商標評審委員會可在本判決書送達之日起15日內，向本院遞交上訴狀及副本，并交納上訴案件受理費1000元（開戶行：中國工商銀行北京分行黃樓支行，戶名：北京市第一中級人民法院，帳號：144537－48），上訴于中華人民共和國北京市高級人民法院。
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???? 審 判 長 儀 軍
???? 代理審判員 彭文毅
???? 代理審判員 趙 明
???? 代理審判員 侯占恒
???? 代理審判員 江建中
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???? 二 Ｏ Ｏ 六 年 六 月 十 九 日
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???? 書 記 員 吳 江
???? 書 記 員 譚北川
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