一、商標權與商標在先使用權

在先權是一個開放的體系,我國《商標法》第31條規定:“申請商標注冊不得損害他人現有的在先權利,也不得以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標。”關于在先權的范圍未作出明確規定。對在先權權利群,有學者作出界定:“在先權指在某一注冊商標注冊申請日之前已經為他人合法享有的,與注冊商標相同或近似的客體有關的各種民事權利的總稱。……它是眾多實體權利包括商標在先使用權、商號權、版權、在先域名權、知名商品特有的名稱包裝裝潢權、姓名權、在先地理標志權等權利的集合。”

其中,商標在先使用權的構成條件:(1)在先使用商標的使用時間以該商標首次商業使用的時間為準;(2)在先使用的商標與注冊商標相同或者近似,且使用商品或服務相同或者類似;(3)在先使用人必須在其商品上連續使用該商標;(4)在先使用必須出于善意。使用人的使用不得侵犯他人在先權利,不得以不正當競爭為目的。

而注冊商標權是一種經商標管理行政機關登記而產生的權利,其核準與授權行為是一種具體行政行為,具備確定力、拘束力與執行力,即便侵犯了在先使用的商標權等在先權,在未經商標行政管理機關作出撤銷等處理之前就與在先權受法律平等保護,由此產生權利沖突。

二、解決權利沖突的原則

第一,相對保護在先權原則。我國并未適用絕對的保護在先權原則,而采相對保護原則。權利沖突的實質是利益和價值沖突,法律既要重視沖突權利的各自價值,又要在利益比較的基礎上,對沖突所涉及的權利作必要的限制。

第二,維護誠實信用和公平競爭原則。該原則涉及到在先權行使的善意與否的認定問題,根據我國《商標法》第13條和《馳名商標認定和管理暫行條例》第10條,對未在中國已經注冊的馳名商標的保護,限于相同或類似的商品。禁止將與馳名商標相同或者近似的文字作為商號登記和使用。違反以上規定注冊的商標,自該商標注冊起5年內馳名商標所有人或者利害關系人可以請求商標評審委員會裁定撤銷該注冊商標。但是,對于惡意注冊的,馳名商標所有人不受5年的時間限制,可以隨時請求商標評審委員會裁定撤銷該注冊商標。

第三,利益平衡與效益原則與反淡化保護原則。1927年,美國學者**克·斯凱特在《哈佛法律評論》第一次從理論上探討了商標淡化問題。他寫道:“商標權人不僅應當禁止他人將他的商標使用于相互競爭的商品上,而且應當禁止使用在非競爭性商品上。”美國的其他學者對這個問題做了進一步的探討,并使商標淡化理論逐漸成熟起來。“……商標被使用在非競爭商品時,消費者在滿意程度方面對不同商品的區別作用就會受到削減和淡化。……”

三、權利沖突的具體類型及立法保護范圍

馳名商標、普通注冊商標、未注冊商標。此三種商標權與商標在先使用權的權利沖突有較大區別。

第一,馳名商標的在先使用權以及相關立法保護范圍。現行各國立法及各公約對馳名商標一般采取擴大保護原則。我國立法對在中國已經注冊的馳名商標實行跨類保護,在不相同或者不相似的商品上申請注冊的商標是復制、摹仿或翻譯他人已經在中國注冊的馳名商標,誤導公眾,致使該馳名商標注冊人的利益可能受到損害的,不予注冊并禁止使用。

而未在我國注冊的馳名商標對在后注冊商標權同樣有法律限制,“其中最主要的是‘先使用權’和‘中使用權’。”

1.“先使用權”對在后注冊商標權的法律限制。“先使用權”指在商標權人申請商標注冊之前,非商標權人已將與后來被申請在先的商標相同或類似的商標使用于與其指定商品(或服務)相同或近似的商品(或服務)之上,而且在申請注冊時,該商標已經馳名。在這種情況下,如果該非商標權人不具有不正當競爭的目的就可以繼續使用該商標的一種權利。“先使用權”是實行“申請在先”注冊原則的國家(如我國)特別規定的一種權利,它是兼顧“使用在先”注冊原則公平合理優點的產物,目的是為了照顧因實際使用在先而產生商品識別作用的未注冊商標的公平利益。在有“先使用權”存在的情況下,商標權人就不能對先使用權人提出禁止權,至多可為了防止產生商品(或服務)出處混淆而要求先使用權人在使用該商標時附以適當標志加以區別。

2.“中使用權”的限制。學者認為,“中使用權”指:“不知道實際上是重復注冊的商標或以冒充取得注冊的商標存在無效的原因而在真正的商標權人請示無效復審之前,一直在與指定商品(或服務)相同或近似的商品(或服務)上使用,如果該使用使這一商標馳名,那么即使該商標最終被認定無效,此前持續使用該商標現雖已被認定無效的前商標權人、獨占使用許可的被許可人或其業務繼承人,只要沒有惡意就仍然享有繼續使用該商標的權利。商標人不能對之主張禁止權,但可以要求中使用權人支付一定的報酬,并要求其在使用商標的商品上標明廠商名稱和商品產地以示區別。”

“TRIPS要求各成員國在決定商標是否馳名時,應當考慮商標促銷(而不一定是使用)在該國產生的知名度;同時,馳名商標也適用于服務商標。TRIPS協議第16條之三引入廣義混淆和反淡化(Anti-Dilution)規則,認為即使是在與注冊商標所標示的商品或服務不類似的商品或服務上,也不能使用該馳名商標,因為根據聯想理論,這樣勢必淡化該馳名商標。”

根據我國《商標法》第13條和《馳名商標認定和管理暫行條例》第10條,對未在中國注冊的馳名商標的保護,限于相同或類似的商品。禁止將與馳名商標相同或者近似的文字作為商號登記和使用。

第二,對于普通注冊商標,各國基于免于混淆或誤認原則,都禁止將與在先商標注冊人相同或近似的商標在相同或近似的商品或服務上注冊,我國《商標法》第28、29條亦然。

第三,對于未注冊商標,我國雖然實行注冊保護原則,但未注冊商標使用人對其仍有合法利益。經過長期使用已建立起一定市場信譽但未達到馳名商標要求的未注冊商標,如果被他人搶注將會給商標使用人造成重大損失。“從法理上講,使用人對其未注冊商標所享有的利益受到法律的保護,而對‘搶注’這種國際性的現象,許多國家開始尋求解決方法,一方面,逐步重視商標申請人對商標的使用;另一方面,開始強調注冊的善意性,即惡意注冊應予宣告。”

三、解決權利沖突的對策

第一,在立法上,應確定權利界限。我國《商標法》沒有對“在先權利”的范圍做出明確界定,操作性有待提高。有學者認為,“使用反淡化理論進行擴大性保護,可以使之取得同其他相關權利的抗辯權,使馳名商標與其他權利的沖突較容易得到解決。……我國《商標法》體現了對馳名商標的反淡化保護原則,但在域名和企業名稱登記等法規中應作出更明確的規定。……”所以,應當在商標立法中明確規定“在先權利”的范圍。

第二,應確定權利沖突解決的歸責原則,完善權利客體間相互檢索機制。

第三,在司法實踐中建立和完善知識產權合理使用制度,如適用補償法則。在相互沖突的權利之間,只要不構成行業競爭,應在保留權利人專有權的前提下為社會公眾提供不同形式的使用空間,如法定許可、強制許可使用、合理使用、侵權例外等。“在司法實踐中,有必要在解決權利沖突時引入補償法則和添附制度,以實現個案中的權利平衡。……在知識產權領域引入以公平和利益協調為基礎的補償法則,是效益注意在權利沖突解決中的具體應用,簡單地禁止一方或消滅一方都將是不公平、不效益的……使一方獲得實質上的合理性,從而達到形式合理和實質合理的統一,實現沖突權利的調和。”

第四,引入添附制度。商標權等知識產權具有物權的某些特性,適用于物權的添附制度應也可以用于知識產權領域。在知識產權沖突中,有善意巧合構成的沖突,此時無法通過侵權請求或不當得利制度權利歸屬。如果適用在先使用權或恢復原狀顯失公平時,則可以嘗試以價值大者吸收較小者,強行重新劃分所有權,確定權利主體后,由受益者向受損者支付費用,給予補償,即通過添附制度確認所有權,通過補償法則調和雙方利益。

綜上所述,解決商標權與商標在先使用權的沖突與保護我國民族工業特別是傳統老字號企業的必然要求,也是維護公平競爭的市場秩序、協調各方利益并保持法律秩序的穩定性的要求。區分不同商標權與商標在先使用權沖突的基本情形,對我國及相關知識產權國際公約有關立法加以細化,并在司法實踐中合理運用補償法則與添附制度,將對商標權與商標在先使用權等在先使用權的權利沖突糾紛解決起積極作用。